PROCESO 303-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 303-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL A.G. Marca: “ALDO MASCONI” (mixta). Expediente Interno: 2009-00169-00.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 25 días del mes de septiembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 1943 de 22 de junio de 2015, recibido vía correo electrónico el 23 de junio de 2015, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 2009-00169-00.

El Auto de 24 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. ANTECEDENTES

   1. Partes en el Proceso Interno:

      Demandante: Aldo Group International A.G.

      Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

      Terceros interesados: Orrego Gómez S en C.S. Sucesores

      Silvano Aldo Sicilia

   2. Antecedentes:

   1. El 13 de diciembre de 2007, la sociedad Orrego Gómez S en C.S. Sucesores, solicitó el registro de la marca “ALDO MASCONI” (mixta) para distinguir servicios de la Clase 35 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, dentro del término oportuno, Aldo Group International A.G. formuló oposición sobre la base de su marca “ALDO PANETTI “(denominativa) para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, Silvano Aldo Sicilia formuló oposición sobre la base de su marca “ALDO” (mixta) para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC) al estudiar la solicitud, mediante Resolución 30277 de 25 de agosto de 2008, declaró infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro solicitado.

   4. Contra la anterior Resolución, las sociedades opositoras interpusieron dentro del plazo, recursos de reposición y en subsidio el de apelación, el primero de ellos resuelto mediante Resolución 36428 de 29 de setiembre de 2008 en el sentido de confirmar la decisión recurrida.

   5. Mediante Resolución 40836 de 27 de octubre de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC al resolver el recurso de apelación confirmó la decisión contenida en la Resolución 30277 que concedió el registro de la marca solicitada.

   6. Aldo Group International A.G. presentó demanda ante el Consejo de Estado, a fin de anular las resoluciones administrativas mencionadas, la que fue admitida por auto de 21 de julio de 2009, y en el cual ordena se notifique a la entidad demandada y a las sociedades Orrego Gómez S en C.S. Sucesores y Silvano Aldo Sicilia como terceros interesados en las resultas del proceso.

   7. Mediante Auto de 27 de mayo de 2014, el Consejo de Estado decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   3. Argumentos de la demanda:

   8. Aldo Group International A.G. alegó lo siguiente:

      – Que cualquier consumidor que se enfrente con las expresiones “ALDO PANETTI” (denominativa) y “ALDO MASCONI” (mixta), se encontrará con dos signos que evocan el mismo concepto, que es el de un nombre lo que ocasionaría una confusión directa e indirecta.

      – Que las expresiones antes mencionadas, poseen igual número de sílabas y prácticamente la misma secuencia vocálica, por lo que las posibilidades que tiene el consumidor de no confundirse son mínimas, puesto que la estructura de las mismas no permite diferenciarlas.

      – Que el nombre ALDO sí juega un papel determinante en el presente caso, pues esta expresión se encuentra al principio de ambas marcas haciendo que sea ésta la que con mayor facilidad recuerde el consumidor, no siendo un nombre común en el país.

      – Que se violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por cuanto los signos “ALDO MASCONI” (mixto) y “ALDO PANETTI” (denominativo), pretenden identificar los mismos servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, que existe una conexión competitiva que crea en el consumidor la posibilidad de confusión.

      – Que es evidente la confundibilidad fonética y gramatical entre las marcas en conflicto, pues al pronunciarse suenan igual y están compuestas por dos palabras.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   9. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente:

      – Que los signos “ALDO MASCONI” (mixto) y “ALDO PANETTI” (denominativo) no son idénticos pues están compuestos por otros elementos que aportan distintividad y permiten su identificación e individualización, entre otras razones, porque la primera marca es mixta y la segunda denominativa.

      – Que en el presente caso se observa que además de los trazos que contiene el signo “ALDO MASCONI” (mixto) en su componente denominativo se diferencia sustancialmente del signo “ALDO PANETTI” de naturaleza denominativa, pues si bien comparten la palabra ALDO, las palabras MASCONI y PANETTI otorgan a los signos distintividad, en tanto que gramatical, fonética e ideológicamente son distintos.

      – El consumidor medio sabrá distinguir entre las marcas “ALDO MACONI” (mixta) y “ALDO PANETTI” (denominativa) pues aún cuando hay relativa similitud entre ellas, sus diferencias impiden que se incurra en error al punto que se vicie su consentimiento.

   10. Orrego Gómez S en C.S. Sucesores contestó la demanda señalando lo siguiente:

       – La marca ALDO MASCONI (mixta) es distintiva, lo que implica que la marca es identificadora y está destinada a especializar el servicio y a indicar el origen o procedencia de él, evitando la confusión o riesgo de asociación entre los usuarios al adquirir este tipo de servicios, frente a los demás de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

       – La marca ALDO MASCONI (mixta) tiene fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto con la marca ALDO PANETTI (denominativa), no se presentan semejanzas que generen confusión directa o indirecta luego de un primer impacto general y de conjunto.

       – Que es titular de la marca ALDO MASCONI en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y que fue registrada con anterioridad a las marcas de la sociedad demandante.

   11. No consta en el expediente que SILVANO ALDO SICILIA haya presentado contestación a la demanda.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   12. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis efectuado, no procede la interpretación del artículo 134 de la citada normativa por no resultar pertinente. Por lo tanto, sólo procede la interpretación del artículo 136 literal a) de la mencionada normativa.[1]

3. CUESTIONES A...