PROCESO 302-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 302-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 155 literales a) y d) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada mediante Exhorto N°. 008 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 154, 241 literales a), b) y f), 245 y 246 de la misma Decisión.

Caso: Infracción al Derecho de Propiedad Industrial.

Actor: Elvia Omaira Zuluaga Ramírez.

Proceso interno Nº. 110013199001201387728 01.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de julio del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio C-1978 de 7 de octubre de 2014 por medio del cual se “ordenó elevar ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consulta obligatoria de interpretación prejudicial de los artículos 155 literales a) y d) y 238 de la Decisión 486 (…)”.

El Exhorto No. 008 remitido el 7 de octubre por el Secretario de la Sala Civil del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

El 8 de diciembre de 2014 se recibió la comunicación SECQT14-776 de 1 de diciembre de 2014, emitida por la Embajada de Colombia, remitiendo el Exhorto Nº 008, de 7 de octubre de 2014 librado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con la que se remitió a este Órgano Jurisdiccional, solicitud para que proceda a la Interpretación Prejudicial de los artículos 155 incisos a) y d) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 110013199001201387728 01.

El auto de 13 de mayo de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   Partes en el proceso interno.

   Demandante: Elvia Omaira Zuluaga Ramírez

   Demandadas: María Salomé Zuluaga, Luz Mery Murillo y Lucía del Socorro Mazo.

   Hechos.

   1. La señora Elvia Omaira Zuluaga Ramírez es titular de la marca SANDUPA (mixta), otorgada mediante expediente 11-181726 por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El 19 de septiembre de 2012, Elvia Omaira Zuluaga Ramírez envió una carta a María Salomé Zuluaga y otros, donde les informaba sobre el uso infractor de la marca de su titularidad SANDUPA; carta que no tuvo respuesta.

   3. El 21 de febrero de 2013, Elvia Omaira Zuluaga Ramírez, envió solicitud de Conciliación a la Cámara de Comercio de Medellín.

   4. El 15 de marzo de 2013 se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con inasistencia de las emplazadas María Salome Zuluaga, Luz Mery Murillo y Lucía del Socorro Mazo. Expidiéndose ese mismo día la Constancia de Conciliación Extraprocesal Institucional en Materia Comercial – Propiedad Intelectual.

   5. El 8 de agosto de 2013, Elvia Omaira Zuluaga Ramírez, interpuso demanda de Acción por Infracción a Derechos de Propiedad Industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Solicitando se declare que las demandadas han infringido su derecho sobre su marca mixta, respecto de su elemento más distintivo, esto es la denominación SANDUPA, y en consecuencia, pretende que se les prohíba el uso de dicho vocablo, modifiquen la forma como identifican sus productos en el mercado y se le indemnice por los daños y perjuicios causados como efectos de la infracción señalada.

   6. El 17 de julio de 2014, por Acta de Audiencia 202, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia dictó sentencia de primera instancia desestimando las pretensiones formuladas por la demandante.

   7. En ese mismo acto la demandante interpuso recurso de apelación, contra la decisión adoptada y se concedió el mismo con efecto suspensivo, para que conozca la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá.

   8. El recurso de apelación está siendo conocido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que mediante providencia de 22 de septiembre de 2014, dispuso la solicitud de la interpretación prejudicial de los artículos 155 literales a) y d) y 238 de la Decisión 486.

      Argumentos de la demanda.

      Elvia Omaira Zuluaga Ramírez, presentó demanda bajo los siguientes argumentos:

   9. Que la accionante es titular de la marca “SANDUPA” (mixta) registrada en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que distingue de manera específica: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, sales (condimentos), especias; hielo. Pues realizó todos los trámites de ley para obtener el registro de la marca en mención, de la que se destaca el elemento denominativo SANDUPA, por lo que los derechos emanados de su titularidad son claros, expresos y exigibles.

   10. Que las demandadas usan de forma permanente la expresión SANDUPA, para identificar sus productos, lo que representa un alto riesgo de confundibilidad en cuanto al origen de los productos, pues al comparar los productos ofrecidos por la demandante a través de su marca resultan ser idénticos, induciendo a error al consumidor e introduciendo desorden en el mercado de bienes y servicios.

   11. Que no ha autorizado, ni suscrito contrato de licencia alguno, que habilite a las demandadas el uso legítimo de su signo distintivo.

   12. Que las demandadas con la conducta que vienen desarrollando al infringir derechos de Propiedad Industrial, podrían también estar incurriendo en infracción de normas de Competencia.

       Argumentos de la contestación a la demanda.

   13. No se encuentra en el expediente copia de la contestación de la demanda de las demandadas María Salomé Zuluaga, Luz Mery Murillo y Lucía del Socorro Mazo.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

   14. Que, los artículos 155 literales a) y d) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   15. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

   16. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

   Solicitados: 155 literales a) y d) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1].

   De oficio: 154, 241 incisos a), b) y f), 245 y 246 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[2].

3. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

   1. La interpretación prejudicial. La solicitud directa ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   2. Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derecho.

   3. La acción por infracción de derechos. Sus características. Criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios.

   4. Riesgo de confusión o asociación en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial. Reglas para la comparación entre signos distintivos. Reglas para efectuar el cotejo entre signos distintivos. Comparación entre signos mixtos y denominativos.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

   1. La interpretación prejudicial. La solicitud directa ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   17. El Tribunal se referirá al tema en virtud a que la solicitud de interpretación prejudicial que consta en el Exhorto Nº. 08 emitido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, fue remitido a través de la Embajada de la República de Colombia en Quito, Ecuador.

   18. En este sentido, el Tribunal sobre la base de la interpretación prejudicial 149-IP-2011, de 10 de mayo de 2012, publicada en la G.O.A.C. Nº. 2069 de 5 de julio de 2012, marca: PRADAXA (denominativa), donde se determinaron las características de la figura de la interpretación prejudicial, precisa que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en próximas oportunidades debe solicitar interpretación prejudicial directamente ante este Tribunal Comunitario sin necesidad de exhorto, en vista a que la normativa jurídica comunitaria así lo dispone. Incluso puede enviar las solicitudes de interpretación prejudicial directamente al correo electrónico del Tribunal secretaria@tribunalandino.org.

   19. Para un mejor entendimiento del tema, el Tribunal adjunta la Nota Informativa sobre el Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, publicada en la G.O.A.C. N°. 694.

   2. Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derecho.

   20. En el caso de autos, la demandante señora Elvia Omaira Zuluaga Ramírez manifestó que es titular del signo SANDUPA (mixto), por lo que los derechos emanados de su titularidad son claros, expresos y exigibles, y que, sin embargo, la señora María Salomé usa la denominación SANDUPA. Por este motivo, el Tribunal interpretará el tema.

   21. Al respecto, el Tribunal ha interpretado el tema del derecho al uso exclusivo de la marca y del uso no consentido como base de una acción por infracción, en reciente jurisprudencia, que a continuación se pasa a citar:

       “(…)

       Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de...