PROCESO 301-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 301-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de los artículos 155 literales a) y d) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio de los artículos 241, 243 y 244 de la misma norma andina. Órgano nacional consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, República de Colombia. Apelante: PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Asunto: “Infracción de Derechos de Propiedad Industrial” Expediente Interno: 110013199001201391258 02.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres (3) días del mes de junio del año dos mil quince.

VISTOS:

El exhorto 007 de 1 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el día 8 de diciembre de 2014 personalmente, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, República de Colombia solicita interpretación prejudicial dentro del proceso interno 110013199001201391258 02.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 13 de mayo del 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1. ANTECEDENTES.

   Partes:

   Apelante: PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A.

   Parte contraria: RONDA S.A.

   Hechos:

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

   1. El 9 de febrero de 2007 PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A., solicitó el registro del signo denominativo RUMMI–Q, el que fue otorgado mediante Resolución 25966 de 23 de agosto de 2007, vigente hasta el 23 de agosto de 2017, para amparar productos de la Clase 28 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. El 12 de agosto del 2013, PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A interpuso ante la Superintendencia de Industria y Comercio, acción por infracción a los Derechos de Propiedad Industrial en contra de la Empresa RONDA S.A., ello por cuanto la denunciada está usando en el mercado la marca RUMMY-O (mixta) para identificar un juego de mesa similar con un signo similar al de su propiedad.

   3. El 30 de octubre de 2013 RONDA S.A., contestó la acción de infracción interpuesta en su contra.

   4. Mediante acta de audiencia de 25 de junio de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió declarar que RONDA S.A., infringió los derechos de propiedad industrial de PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A., respecto de la marca denominativa RUMMI-Q, para productos de la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, ordenando el cese inmediato del uso de la expresión RUMMY-O para la identificación de juegos de mesa. Ordenó además el retiro inmediato de la publicidad del producto.

   5. Tanto PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A. como RONDA S.A., plantearon recurso de apelación en contra de la resolución dictada por la Superintendencia de Industria y Comercio, los que fueron concedidos con efecto suspensivo.

   6. Mediante providencia de 18 de septiembre de 2014, el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Civil, decidió suspender el proceso y remitir solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      1. Argumentos contenidos en la demanda de infracción.

   7. La Sociedad PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - Según el artículo 154 de la Decisión 486, el registro de una marca es atributivo de derechos, concretamente los de usarla de manera exclusiva y excluyente.

      - La sociedad PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A., tiene protegido legalmente la titularidad del signo distintivo RUMMI-Q (denominativo) en la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, para identificar juguetes, juegos, juegos especialmente los de mesa.

      - Que la sociedad RONDA S.A., está infringiendo derechos de Propiedad Industrial, al usar el signo RUMMY-O (mixto) el cual es similar y confundible con el signo de propiedad de PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A.

      - Que se ordene a la sociedad RONDA S.A., el cese definitivo de actos que constituyan violación al régimen común de Propiedad Industrial, concretamente que se retire la expresión RUMMY-O del nombre con el que identifica su juego de mesa, por ser éste confundible con la marca RUMMI-Q (denominativa) y se abstenga de usar cualquier otro signo que sea similarmente confundible y que produzca riesgo de asociación con la marca registrada.

      - Que se condene como consecuencia de la infracción de derechos de marcas a RONDA S.A. a resarcir los perjuicios de todo orden que sus conductas infractoras haya ocasionado a PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A.

      2. Argumentos de la contestación a la demanda.

   8. RONDA S.A. en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - El supuesto derecho de marcas, que puede y será objeto de una acción de nulidad, no puede interpretarse de forma contraria a lo establecido en la Decisión 486, la cual no solo prohíbe el registro de signos exclusivamente genéricos como sucede en este caso, sino que regula una excepción a favor de terceros, a efectos de que puedan utilizar nombres propios, incluso si son marcas registradas.

      - La sociedad RONDA S.A. no está infringiendo derechos del demandante, pues utiliza una expresión genérica que no es monopolizable.

      - Afirma que RUMMY es un signo genérico, por lo que la publicidad que hace RONDA S.A., es completamente legal.

      - Que no existe daño alguno ocasionado a PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A., por el contrario se solicita que se condene al pago de costas, aranceles judiciales, agencias en derechos y se declara la demanda como temeraria junto con todas sus repercusiones legales.

      3. Sentencia de primera instancia dictada por la Superintendencia de Industria y de Comercio.

   9. La Superintendencia de Industria y Comercio en el Acta de Audiencia resolvió declarar que la sociedad RONDA S.A. infringió los derechos de propiedad industrial de PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A. respecto de la marca denominativa “RUMMI-Q”. Ordenó a RONDA S.A., el cese inmediato del uso de la expresión “RUMMY-O” y el retiro de la publicidad, folletos, o cualquier otro medio que sirva para mantener la infracción por el uso del signo “RUMMY-O”. Negar las pretensiones de carácter indemnizatorio.

      4. Recurso de Apelación

   10. Conforme se desprende del acta en la cual la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió la acción por infracción de derechos, en el considerando quinto se enuncia que: “Se concedió la apelación con efecto suspensivo, recurso que fue interpuesto por ambas partes”, sin embargo de lo cual no se desprenden los antecedentes del recurso.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

   La Sala consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 155 literales a) y d), y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1], normas que serán interpretadas.

   De oficio se interpretarán los artículos 241, 243 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[2] .

3. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

   En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

1. La petición directa de Interpretación Prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

2. Derecho de uso exclusivo de la marca. El uso sin consentimiento como base de una acción de infracción de derechos.

3. Confundibilidad de marcas en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial. Reglas de comparación de signos distintivos.

4. Signos conformados por palabras genéricas.

5. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

6. De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios por infracción de derechos de propiedad industrial. La oportunidad para condenar la indemnización por parte de la autoridad competente.

1. LA PETICIÓN DIRECTA DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

   11. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, República de Colombia mediante exhorto 007 de 1 de octubre de 2014, solicitó interpretación prejudicial a este Tribunal, por lo que es pertinente hacer referencia a la petición directa que las autoridades pueden realizar.

   12. La Interpretación Prejudicial es una herramienta con la que cuenta el juez de última instancia ordinaria para poder resolver el proceso interno en donde se ventilan normas comunitarias.

   13. Para hacer uso de esta herramienta, la autoridad puede acudir directamente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia.

   14. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[3].

2. DERECHO DE USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. EL USO SIN CONSENTIMIENTO COMO BASE DE UNA ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE DERECHOS.

   15. En el caso en análisis, PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A interpuso ante la Superintendencia de Industria y Comercio, demanda por infracción a los Derechos de Propiedad Industrial en contra de la Empresa RONDA S.A. por lo que es pertinente hacer relación a los derechos que nacen a través del registro de una marca.

   16. El Tribunal de Justicia, con relación al...