PROCESO 300-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 300-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 224 y 228 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Telefónica S.A. Marca: “TELEFÓNICA SPEEDY” (denominativa). Expediente Interno: 2008-00241-00.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 8 días del mes de octubre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 1945 de 25 de mayo de 2015, recibido por correo electrónico el 23 de junio de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-00241-00.

El Auto de 24 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. ANTECEDENTES

   1. Partes en el Proceso Interno:

      Demandante: TELEFÓNICA S.A.

      Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

      Tercero interesado: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE MARCAS RD. S. DE R.L. DE C.V.

   2. Antecedentes:

   1. El 30 de agosto de 2006, la sociedad TELEFÓNICA S.A. solicitó el registro de la marca TELEFÓNICA SPEEDY (denominativa) para distinguir servicios de la Clase 38 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 573 y, no se presentaron oposiciones al respecto.

   3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al estudiar la solicitud, mediante Resolución 39827 de 29 de noviembre de 2007, denegó de oficio el registro de la marca solicitada al ser confundible con la marca registrada SPEEDY MÓVIL (mixta).

   4. Contra la anterior Resolución, la sociedad TELEFÓNICA S.A. interpuso dentro del plazo, recurso de reposición y en subsidio el de apelación, el primero de ellos resuelto mediante Resolución 42678 de 18 de diciembre de 2007 en el sentido de confirmar la decisión recurrida.

   5. Mediante Resolución 7385 de 6 de marzo de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso de apelación confirmó la decisión contenida en la Resolución 39827 que denegó de oficio el registro de la marca solicitada.

   6. TELEFÓNICA S.A. presentó demanda ante el Consejo de Estado, a fin de anular las resoluciones administrativas mencionadas, la que fue admitida por auto de 14 de noviembre de 2008, y en el cual se ordena se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio y a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE MARCAS RD. S. DE R.L. DE C.V. como terceros interesados en las resultas del proceso.

   7. Mediante Auto de 19 de julio de 2014, el Consejo de Estado decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   3. Argumentos de la demanda:

   8. TELEFÓNICA S.A. alegó lo siguiente:

      – Que, al momento de efectuar la comparación entre las marcas TELEFÓNICA SPEEDY (denominativa) y SPEEDY MÓVIL (mixta), la oficina de marcas individualizó y parcializó las marcas a diferenciar, pues desconoció la expresión TELEFÓNICA que forma parte esencial de la marca denegada y fraccionó la marca registrada omitiendo la expresión MÓVIL y el diseño especial y característico que la compone.

      – Que en el presente caso nos encontramos ante marcas que a pesar de compartir la expresión SPEEDY, en su conjunto resultan realmente diferentes, por lo que las decisiones demandadas desconocen que el único elemento en común entre las marcas es la denominación SPEEDY, fraccionando los signos, sosteniendo erróneamente que el signo solicitado reproduce una marca registrada.

      – Que el signo TELEFÓNICA SPEEDY (denominativo) consiste en un conjunto indivisible, caprichoso y novedoso, con fuerza distintiva suficiente, lo que permite que no sea confundible con el signo SPEEDY MÓVIL (mixto), ya que al cotejar los signos como un todo y sin fraccionamientos resultan abiertamente diferentes, además cada signo está acompañado por un diseño especial y característico.

      – Que existen diferencias entre los signos desde el aspecto ortográfico y conceptual debido a que la marca solicitada TELEFÓNICA SPEEDY (denominativa) está compuesta por expresiones de inmediata familiarización entre los consumidores, donde el origen empresarial lo imprime la expresión TELEFÓNICA, y que ortográficamente resulta plenamente disímil respecto del signo base de la negativa SPEEDY MÓVIL (mixto), incidiendo a su vez en la diferente extensión de los signos.

      – Que el signo “TELEFÓNICA” no es una denominación débil y no apropiable, sino una marca posicionada, reconocida y notoria a nivel mundial, registrada en más de 100 países del mundo.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   9. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente:

      – Que la marca TELEFÓNICA SPEEDY (denominativa) presenta semejanzas con la marca registrada SPEEDY MÓVIL (mixta), lo que genera un alto riesgo de confusión para los consumidores, ya que el elemento predominante en las expresiones es el denominativo.

      – Que la marca solicitada TELEFÓNICA SPEEDY (denominativa) reproduce la parte primordial de la marca SPEEDY MÓVIL (mixta), sin que la inclusión de la expresión TELEFÓNICA y la supresión de la palabra MÓVIL sean suficientes para superar las semejanzas visuales y fonéticas perceptibles luego del primer impacto general.

      – Que el signo solicitado no cumple con la función esencial de la marca pues no logra referir el origen empresarial de los servicios solicitados, además las dos marcas en conflicto amparan los mismos servicios comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que significa que están destinados a un mismo tipo de consumidor y que presentan los mismos canales de comercialización.

      – Que las marcas en conflicto identifican servicios de la misma Clase 38 sin hacer ninguna distinción entre éstos, por lo tanto no podrían coexistir en el mercado.

   10. La SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE MARCAS RD. S. DE R.L. DE C.V. contestó la demanda señalando lo siguiente:

       – Que en consideración a que la expresión SPEEDY es la que lleva la carga distintiva dentro de la marca SPEEDY MÓVIL (mixta), existe riesgo de confusión o asociación por el público consumidor entre el origen de los servicios identificados con la marca TELEFÓNICA SPEEDY (denominativa), pues la posible coexistencia de ambos signos en el mercado llevaría al consumidor a asumir que ambos se originan en TELEFÓNICA.

       – Que en las resoluciones impugnadas se evaluaron los signos en conflicto con una visión en conjunto, sin descomponer la unidad de los mismos, esto es, sin fraccionamientos, concluyendo que la expresión SPEEDY es la parte más distintiva dentro de la marca SPEEDY MÓVIL, siendo la expresión MÓVIL débil dentro del mismo.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   11. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486. Del análisis efectuado, no procede la interpretación del artículo 134 de la citada normativa por no resultar pertinente. Por lo tanto, sólo procede la interpretación del artículo 136 literal a); y, de oficio, de los artículos 224 y 228 de la Decisión 486[1].

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

   2. Comparación entre marcas denominativas y mixtas (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta).

   3. Conformación de marcas por palabras descriptivas y de uso común (móvil).

   4. Conformación de marcas por palabras en idioma extranjero.

   5. El signo solicitado a registro derivado de una marca notoria.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

   12. En el presente caso, TELEFÓNICA S.A. solicitó el registro del signo “TELEFÓNICA SPEEDY” (denominativo) para distinguir servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, la División de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado por considerar que era confundible con la marca previamente registrada “SPEEDY MÓVIL” (mixta) de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

   13. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que:

       La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

       Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la...