PROCESO 30-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 30-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 135 literales e), f) y g); y, de oficio, del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “TAXI DRIVER” (mixta). Expediente Interno: Nº 2006-00254.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 15 de marzo de 2013, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 260, de 06 de febrero de 2013, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, solicita a este Tribunal, interpretación prejudicial a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2006-00254.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandantes: PELÁEZ HERMANOS S.A.

      BATERÍAS WILLARD S.A.

      Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

      Tercero interesado: COEXITO S.A.

   2. Determinación de los hechos relevantes:

      – La sociedad COEXITO S.A. solicitó el registro del signo TAXI DRIVER (mixto) en la Clase 04 de la Clasificación Internacional de Niza.

      – Una vez publicada la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones a la solicitud de registro.

      – Mediante Resolución Nº 14400, de 23 de junio de 2005, la SIC otorgó a favor de COEXITO S.A. el registro de la marca TAXI DRIVER (mixta) en la Clase 04 de la Clasificación Internacional de Niza.

      – El 24 de agosto de 2006, las demandantes PELÁEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A. presentan demanda de nulidad en contra de la Resolución Nº 14400 de 2005, ya que la SIC otorgó indebidamente el registro solicitado.

   3. Fundamentos de la demanda:

      Las demandantes PELÁEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A. manifestaron lo siguiente:

      – Solicitan la nulidad de la Resolución Nº 14400 de 2005, ya que la SIC otorgó indebidamente el registro solicitado.

      – Con ocasión de la concesión del registro de dicha marca, COEXITO S.A. ha iniciado una persecución a los comerciantes de baterías y bienes para taxis, a través de acciones judiciales en donde aduciendo que es propietario de la marca, ha logrado que los jueces civiles del circuito de Bogotá dicten medidas cautelares que impiden la fabricación y comercialización de cualquier batería o repuesto para automotor que tenga el signo o la expresión TAXI.

      – Alega el artículo 135 de la Decisión 486, sobre los signos descriptivos, genéricos y palabras de uso común.

      – El signo solicitado TAXI DRIVER (mixto) se encuentra integrado por una expresión universal y otra inglesa, pero ambas expresiones son del conocimiento común, por lo que no puede alegarse que sean palabras de fantasía.

      – El signo solicitado es débil e irregistrable, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486.

   4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) contestó la demanda alegando que:

      – Defiende la legalidad del acto administrativo acusado, ya que el signo solicitado fue debidamente otorgado.

      – La actora no demuestra de manera fehaciente y contundente que el signo TAXI DRIVER (mixto) forme parte del conocimiento común en el idioma castellano dentro del territorio en donde se va a comercializar el producto.

      – La denominación TAXI DRIVER es una expresión en el idioma inglés el cual no es de dominio por la mayoría de la población colombiana y, en este sentido, no evoca para muchos ninguna idea en especial.

      – No se vulneran los literales b), e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486.

   5. Fundamentos de tercero interesado

      El tercero interesado COEXITO S.A. dio contestación a la demanda de la siguiente manera:

      – La marca registrada TAXI DRIVER (mixta) de la Clase 4 fue debidamente otorgada por la SIC, y corresponde a una marca arbitraria, y no de fantasía.

      – El concepto que evoca no guarda relación directa ni indirecta con el producto que identifica.

      – La denominación TAXI DRIVER no es ni genérica ni descriptiva de los productos a distinguir en la Clase 04.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   En el presente caso, el Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 inciso 1º literales a), b), c), e), f) y g); y, 135 de la Decisión 486.

   Se limitará la interpretación del artículo 134 a los literales a) y b); además de interpretar los literales e), f) y g) del artículo 135 y, de oficio, del artículo 150 de la Decisión 486.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

   Artículo 134

   A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   (…)

   Artículo 135

   No podrán registrarse como marcas los signos que:

   (…)

   e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

   f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

   g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

   (…)

   Artículo 150

   Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

   (…)

   .

   Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

   1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. LOS SIGNOS MIXTOS.

      En el presente caso, la sociedad COEXITO S.A. solicitó el registro del signo TAXI DRIVER (mixto) en la Clase 04 de la Clasificación Internacional de Niza.

      El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala que: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

      Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los...