PROCESO 3-IP-2005

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1185
• Número de registro: 3-IP-2005
• Fecha de publicación: 12 Abril 2005
• Sección: Procesos
• Año: 2005
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO Nº 003-IP-2005Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Proceso Interno N° 2003-00324. Actor: GOLDEN BROWN INTERNATIONAL (CYPRUS) Ltda. Marca: “GATES” mixta.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, acompañada al Oficio No. Nº 1541, de fecha 24 de septiembre de 2004, del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, con motivo del proceso interno N° 2003-00324.

Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el once de febrero de 2005.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes.

La parte actora es la sociedad GOLDEN BROWN INTERNATIONAL (CYPRUS) Ltda.

Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio y, como tercero interesado se señala a la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACOS S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes.

2.1. Hechos y fundamentos de la demanda.

Señala el consultante que GOLDEN BROWN INTERNATIONA (CYPRUS) Ltda., el 3 de diciembre de 2001, solicitó el registro de GATES (mixta), para productos de la clase 34 (tabacos, artículos para fumadores y cerillas). En julio de 2002, fue publicado el extracto de la solicitud.

A esta solicitud, presentó oposición la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACOS S.A. en base a su marca GALES (mixta) registrada en la misma clase.

La oposición se declaró fundada y en consecuencia, mediante resolución Nº 38700 de 29 de noviembre de 2002, se negó el registro de GATES (mixta), pues se consideró que los signos en conflicto son confundibles. A esta resolución se interpusieron los recursos respectivos, que confirmaron la negativa del registro.

Se aduce violación de los artículos 134, 136 y 150 de la Decisión 486. Considera la demandante que no se hizo un examen minucioso del signo y se desconocieron elementos del signo, como novedad y distintividad.

Señalan que no se hizo un estudio completo de los signos en conflicto y que la revisión y comparación fueron hechas de forma superficial. Además que se erró en la realización del examen de forma, pues el signo no incurre en causal de irregistrabilidad alguna.

Se desprende de la demanda que el signo GATES (mixto) es distintivo porque a la palabra GATES se acompaña un diseño grafico especial y además ” ... se leen los vocablos explicativos ‘American Blend’ y Full Flavor’”.

2.2. Contestación a la demanda.

2.2.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio

La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda, defiende la legalidad de sus actos. Señala que el signo solicitado no cumple con los requisitos de registrabilidad, que es semejante a la marca registrada y que es confundible con esta. Además señalan los tipos de confusión en que pudiera incurrir el público consumidor.

2.2.2. Del Tercero interesado: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACOS S.A.

El tercero interesado COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACOS, alega legalidad de los actos de la administración; además de los argumentos de falta de requisitos y riesgo de confusión ya señalados.

CONSIDERANDO:

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, en el presente caso, procede la interpretación de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitados.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

DECISIÓN 486

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

Artículo 136

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)”.

Artículo 150

“Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

I. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA

La marca ha sido definida por el artículo 134 de la Decisión 486 como: “Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado” y que sean “susceptibles de representación gráfica”.

Este Tribunal ha manifestado al respecto que “En base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, colores o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en esta definición, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que de lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, a fin de que al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad José Manuel Otero Lastres dice: ‘ … es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva’. (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). Por su parte Ricardo Metke Méndez sostiene que ‘Los requisitos de la distintividad y de la perceptibilidad que establecía expresamente la Decisión 344, se encuentran implícitos en la definición …’”. (Metke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial, Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda, Baker & McKenzie, Medellín, Colombia, septiembre 2001. p, 57) (Proceso 148-IP-2003. marca: HERBAMIEL NATURE’S BLEND G.O.A.C. Nº 1.080 de 9 de junio de 2004).

Respecto a estos requisitos, la jurisprudencia ha señalado:

La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien...