PROCESO 3-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 03-IP-2013

Interpretación prejudicial, a solicitud del juez consultante, de los artículos 81 y 82 literales d) y e), de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, del último párrafo del artículo 113 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Demandante: XEROX CORPORATION. Expediente interno: 3117-1996-L.Q.R. Marca: THE DOCUMENT COMPANY (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 10 días del mes de abril del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

El auto emitido por el Tribunal el 20 de febrero de 2013, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: XEROX CORPORATION.

   Demandados: - MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA.

   - PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

   - PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

   - DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad XEROX CORPORATION, solicitó el 2 de mayo de 1995 el registro como marca del signo denominativo THE DOCUMENT COMPANY, para amparar productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 364 de 10 de mayo de 1996, no se presentaron observaciones.

   3. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 018650 de 26 de junio de 1996, resolvió negar el registro solicitado, argumentando que contiene términos genéricos y descriptivos.

   4. La sociedad XEROX CORPORATION, presentó recurso subjetivo o de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, el 16 de septiembre de 1996.

   5. La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que el signo solicitado es perceptible y suficientemente distintivo.

   2. Indica, que el signo solicitado no es descriptivo ni de uso común en relación con los productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. No lo es en Inglés y mucho menos en español cuya traducción sería “la compañía documento”.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte del Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca.

      Contestó la demanda de la siguiente manera:

      (…)

      1. LEGALIDAD Y VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.- La resolución impugnada guarda conformidad con la Legislación vigente en materia de Propiedad Industrial, por lo que es plenamente legal y válida.

      2. NEGATIVA DE LOS FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.- Negó de manera pura, simple, llana y absoluta los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta, por no estar apegados a la ley ni a la realidad.

      (…)

      .

   2. Por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

      Contestó la demanda de la siguiente manera:

      1.- Que se reproduzca y tenga como prueba en favor del IEPI, todo cuanto de autos le fuere favorable.

      2.-Que se tenga como prueba a favor del IEPI el expediente administrativo que contiene los fundamentos técnicos y legales.

   3. Por parte del Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

      Contestó la demanda con las siguientes excepciones:

      • Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda.

      • Litispendencia. Existe otro proceso idéntico que se está tramitando en la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, mediante el proceso No. 3116-LRO.

      • Demanda ilegal e improcedente.

      • Improcedencia de la acción por no expresarse de manera clara y precisa los fundamentos de hecho y de derecho.

      • El acto administrativo impugnado es legítimo.

      • Caducidad del derecho y prescripción de la acción, de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas a ser interpretadas.

   La corte consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 81 y 82 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Se interpretarán las normas solicitadas. De oficio, se interpretará el último párrafo del artículo 113 de la misma normativa.

   A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas:

   Decisión 344

   (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

(…)

Artículo 82

No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

(…)

Artículo 113

Art. 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando:

(…)

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento

.

(…)”.

6. consideraciones:

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Preeminencia del ordenamiento jurídico comunitario andino.

2. Concepto de Marca. Requisitos para el registro de las marcas.

3. Signos descriptivos y de uso común. Palabras descriptivas y de uso común en la conformación de signos marcarios.

4. Registrabilidad de signos formados por palabras en idioma extranjero.

5. Examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro marcario. Autónomo, de oficio, integral y motivado.

6. Prescripción de la acción de nulidad en el régimen de la Decisión 344.

1. PREEMINENCIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO.

   El PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, argumentó que de conformidad con el artículo 65 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, caducó el derecho y prescribió la acción. El menciona artículo establece:

   Art. 65.- El término para deducir la demanda en la vía contencioso administrativa será de noventa días en los asuntos que constituyen materia del recurso contencioso de plena jurisdicción, contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución administrativa que se impugna.

   En los casos que sean materia del recurso contencioso de anulación u objetivo se podrá proponer la demanda hasta en el plazo de tres años, a fin de garantizar la seguridad jurídica. En los casos que sean de materia contractual y otras de competencia de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, se podrá proponer la demanda hasta en el plazo de cinco años.

   Por lo tanto, es necesario referirse a la preminencia del ordenamiento jurídico comunitario andino.

   El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Ordenamiento Comunitario Andino el de la “Preeminencia del Derecho Comunitario Andino”, soportándolo en otros principios: el de la “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de la “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y la “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

   Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de Derecho Internacional.

   Dicha posición ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia de este Honorable Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005; Proceso 43-AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en la...