PROCESO 299-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 299-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte consultante, de los artículos 135 literales b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 135 literal e) de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 2008-00134-00. Actor: LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. Marca denominativa ACNEFEM.

Magistrada Ponente: Martha Rueda Merchán EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dos días del mes de marzo de dos mil dieciséis, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Sección Primera,

Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, a través del Oficio No. 1646 de 23 de junio de 2015,

recibido por este Tribunal el mismo día, mediante el cual se solicita la interpretación prejudicial de las siguientes normas: artículos 135 literal b),

136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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t Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 12 de noviembre de 2015.

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

   Partes:

   Demandante: LABORATORIOS PISA S.A. DE cv.

   Demandada: LA NACiÓN SUPERINTENDENCIA COMERCIO.

   LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.

   COLOMBIANA DE INDUSTRIA y Tercero Interesado:

   HECHOS:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de Interpretación Prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A., solicitó el 16 de marzo de 2006 el registro como marca del signo denominativo ACNEFEM, para amparar los siguientes productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza: "productos farmacéuticos para uso humano".

   2. La sociedad LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V., formuló oposición sobre la base de su marca denominativa ABEFEN (Certificado No.

      232064), para distinguir los siguientes productos de las Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza: "productos farmacéuticos,

      veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico,

      alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes;

      productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas,

      herbicidas" .

   3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 34397 de 14 de diciembre de 2006, resolvió declarar infundada la oposición presentada y otorgó el registro solicitado.

   4. La sociedad LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V., presentó recurso de reposición yen subsidio de apelación.

   5. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 012141 de 30 de julio de 2007,

      2 resoivió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo repuesto y, concedió ante su inmediato superior el recurso de apelación.

   6. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 23135 de 30 de abril de 2007, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión contenida en la Resolución No.

      012141 de 30 de julio de 2007.

   7. La sociedad LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V., presentó

      demanda de nulidad contra el anterior acto administrativo, ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   8. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      a. Argumentos de la demanda.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   9. Señala, que los signos con conflicto son confundibles desde en los aspectos gráfico, fonético, ideológico y gramatical.

   10. Adiciona, que el signo solicitado es descriptivo, ya que indica las características de los productos que pretende identificar.

   11. Agrega, que el signo solicitado emplea dos términos de uso común en la Clase 5, ACNE y FEM de la Clasificación Internacional de Niza,

       que no resultan apropiables de ninguna manera.

   12. Argumenta, que los signos en conflicto identifican productos de la misma clase.

   13. lndica, que la autoridad nacional omitió realizar el examen de cotejo de marcas en debida forma; o si lo hizo, no tuvo en cuenta las especiales características del producto farmacéutico que se pretende amparar.

   14. Manifiesta, que la autoridad nacional está desconociendo sus propios precedentes.

       b. Argumentos de la contestación de la demanda.

       Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

   15. Señala, que los signos en conflicto no son confundibles.

   16. Manifiesta, que precisamente por tratarse de productos farmacéuticos la autoridad nacional concluyó que no se puede pensar que todos los fármacos pretenden salvaguardar la salud, ya que de esta manera no se concedería ningún registro; tampoco se puede incurrir en el 3 ~.

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       ,

       equívoco de pensar que los consumidores que los adquieren son consumidores promedio, por cuanto salta a la vista que este sector del mercado precisa de consumidores especializados, como los médicos que en últimas son los que los formulan o recetan a sus pacientes.

       Por parte del Tercero Interesado.

   17. De la documentación allegada por parte de la Corte consultante, se observa que no se remitió documentación al respecto.

2. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL:

   18. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486.

   19. Se hará la interpretación solicitada. de oficio se interpretará el artículo 135 literal e)".

3. CUESTIONES A INTERPRETARSE.

1. La falta de distintividad como causal de irregistrabilidad. El caso de los signos descriptivos.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. El criterio del consumidor medio.

3. Comparación entre signos denominativos.

4. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas. De oficio, autónomo, integral y motivado.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

   1 Decisión 486 U( ... )

Artículo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

b) carezcan de distintividad;

(...)

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(...)

Artículo 136 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...).

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución".

4 A. LA FALTA DE DlSTINTIVIDAD IRREGISTRABILlDAD. EL CASO DESCRIPTIVOS.

COMO DE CAUSAL DE LOS SIGNOS 20. Como quiera que la demandante sostuviera que el signo solicitado es descriptivo, se hace necesario tratar el tema propuesto.

21. El literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

22. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está

    consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado."

23. En relación con la distintividad como elemento esencial, el Tribunal ha precisado lo siguiente:

    "El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro,

    según el cual no podrán ser registrados como marcas los...