PROCESO 299-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 299-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 83 literal e), 84, 95 y 96 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, Quito, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 17811-2013-2146. Actor: NEW BALANCE ATHETIC SHOE, INC. Marca mixta N.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los quince días del mes de julio de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1, Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

El Oficio N° 5761-TDCA-DQ de 28 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el 4 de diciembre de 2014, procedente de la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1, Quito, República del Ecuador, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 17811-2013-3220.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 13 de mayo de 2015.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

   Partes:

   Demandante: NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.

   Demandados: MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACIÓN Y PESCA

   INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – IEPI.

   PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

   HECHOS:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad NEW BALANCE ATHLETIC SHOE INC., solicitó el 29 de julio de 1994 el registro como marca del signo mixto N, para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “calzado”.

   2. Una vez publicada en la Gaceta oficial no se formularon oposiciones.

   3. El 9 de enero de 1996, el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, mediante la Resolución No. 017375, denegó de oficio el registro solicitado, argumentando que el gráfico de la N es muy similar al de la marca notoria NIKE (Clase 25).

   4. El 23 de febrero de 1996, La sociedad NEW BALANCE ATHLETIC SHOE INC., interpuso recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra el anterior acto administrativo.

   5. El 4 de diciembre de 2014, la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No.1, Quito, República del Ecuador, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      1. Argumentos de la demanda.

      El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   6. Manifiesta, que el signo solicitado de ninguna manera resulta confundible con la marca NIKE, en tanto que tal y como lo demuestra el registro de la marca mixta N en varios países alrededor del mundo (entre ellos, Argentina, Austria, Chile, Colombia, El Salvador, Estonia, Finlandia, Francia, Honduras, India, Corea, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, España, Estados Unidos de América, Uruguay, Venezuela), dichos signos han coexistido pacíficamente. Por lo tanto, mal obra la autoridad nacional al denegar el registro, incluso si se tiene en cuenta que en ningún momento se formuló oposición por parte de la sociedad NIKE.

   7. Agrega, que los signos en conflicto presentan diferencias desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual, lo cual refuerza aún más el argumento de la coexistencia.

   8. Señala, que la fama y notoriedad de la marca N y Diseño, es igual o similar a la que tiene la marca NIKE, con la cual coexiste. Por lo tanto, la Autoridad Nacional yerra al no emplear ningún parámetro objetivo para denegar el registro.

   9. Indica, que en vista de que la solicitud para el registro del signo N y Diseño no fue rechazada dentro del término previsto por el Reglamento para la aplicación de la Decisión 344[1], operó el silencio administrativo por el cual se entiende que el signo es registrable.

      2. Argumentos de la contestación de la demanda.

      Por parte del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca

   10. Indica, que la Resolución impugnada está dotada de total legalidad y validez, ya que los signos en conflicto son semejantes desde el punto de vista gráfico.

   11. Agrega, que se equivoca el apoderado de la sociedad demandante, ya que la fama y notoriedad de una marca de ninguna manera se acredita mediante meras afirmaciones; debe demostrarse conforme a los lineamientos de la normativa comunitaria.

       Por parte del INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – IEPI

   12. Manifiesta, que se ratifica en la Resolución impugnada, en tanto que guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

       Por parte de la PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

   13. Arguye, que la Resolución impugnada está dotada de total legalidad y validez, así como que no se configura ninguna de las causales de nulidad.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

   14. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), 83 literales a), b), c) y d) de la Decisión 344 y las disposiciones correspondientes de la Decisión 486.

   15. No se interpretarán las normas de la Decisión 486, ya que la solicitud de registro de marca se presentó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Tampoco se interpretarán los artículos 81, 82 literal a), y 83 literales b) y c), ya que no son aplicables para resolver el problema jurídico particular. Por lo tanto, se interpretarán los literales a) y d) del artículo 83 de la Decisión 344.

   16. De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 83 literal e), 84. 95 y 96 de la Decisión 344[2].

       CUESTIONES A INTERPRETARSE.

   17. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

2. Principio de complemento indispensable. El plazo para decidir sobre el registro de marca en el marco de la Decisión 344.

3. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

4. Comparación entre signos mixtos.

5. Coexistencia de marcas de hecho.

6. La marca notoriamente conocida. Su protección y prueba. El signo notoriamente conocido solicitado para registro.

7. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas. Motivado, autónomo, integral y de oficio.

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

1. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

   18. El juez consultante solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486. La solicitud para el registro del signo mixto N se realizó el 29 de julio de 1994, es decir, al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En este marco, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

   19. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

   20. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.

   21. El Tribunal ha manifestado al respecto:

       Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior

       . (Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004).

   22. Ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.

   23. Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

   24. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido...