PROCESO 298-IP-2014

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 298-IP-2014

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL ARTÍCULO 136 LITERAL A) DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA SOLICITADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL NO. 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE QUITO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

MARCA: 3-IN-1 FÓRMULA LOGO (MIXTA).

DEMANDANTE: COMPAÑÍA JOHNSON & JOHNSON CONSUMER PRODUCTS COMPANY.

PROCESO INTERNO: 17811-2013-4032 (ANTES 17802-2004-12029).

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil quince.

VISTOS:

El 4 de diciembre de 2014, se recibió en este Tribunal, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, relativa a los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 17811-2013-4032 (antes 17802-2004-12029).

El auto de 13 de mayo de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   Partes en el proceso interno.

   Demandante: Compañía JOHNSON & JOHNSON CONSUMER PRODUCTS COMPANY

   Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Director Nacional de Propiedad Industrial y Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

   Tercero interesado: Sociedad WD-40 COMPANY.

   Hechos.

   1. El 16 de junio de 2003 JOHNSON & JOHNSON CONSUMER PRODUCTS COMPANY, solicitó el registro como marca del signo “3-IN-1 FÓRMULA LOGO” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad WD-40 COMPANY, formuló oposición sobre la base de su marca 3 IN 1 3-IN-ONE AND DESIGN” (mixta) registrada para distinguir productos de las Clases 2, 3 y 4 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Por Resolución 984076 de 13 de abril de 2004, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, resolvió aceptar la oposición propuesta y denegar el registro de la marca “3-IN-1 FÓRMULA LOGO” (mixta) solicitada por JOHNSON & JOHNSON CONSUMER PRODUCTS COMPANY.

   4. La compañía JOHNSON & JOHNSON CONSUMER PRODUCTS COMPANY impugnó la Resolución 984076 de 13 de abril de 2004 mediante recurso contencioso administrativo.

   5. Por Oficio 5655-S-TDCA-NO.1 de 27 de noviembre del 2014, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nro 1 de Quito solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      Argumentos de la demanda.

   6. Que en las marcas en conflicto 3-IN-1 FÓRMULA LOGO (mixta) y 3 IN 1 3-IN-ONE AND DESIGN (mixta), sin bien existe algo de similitud en su parte denominativa, ésta no es suficiente para que se produzca confusión entre ellas. Asimismo gráficamente los signos en conflicto no son similares. Es decir, en conjunto, comparando sucesivamente y sin dividir los signos en conflicto, éstos son suficientemente distintivos.

   7. Que de los productos que protege el signo 3-IN-1 FÓRMULA LOGO (mixta), cuyo registro se ha solicitado, en relación a los productos que distingue la marca registrada 3 IN 1 3-IN-ONE AND DESIGN (mixta), se puede concluir que los mismos “ni por asomo”, producen confusión tomando en cuenta su clase y naturaleza. Ello porque se trata de productos diferentes, Clase 5 la del signo solicitado y Clases 2, 3 y 4 de la marca registrada, que presentan distintos canales de comercialización, que no inducirán al público y medios comerciales a confusión o error.

   8. Finalmente existen varias marcas que contienen la denominación “3 en 1”, en su conformación. Así por ejemplo: “3 en 1”, registrada bajo Nro 1967-92 a favor de CELNASA COMPAÑÍA DE CEREALES NACIONALES; “3 en 1” registrada bajo Nro 15008-02 a favor de PRODUCTOS FAMILIA S.A.; “ACEITES 3 EN UNO ENVASE DESPLEGADO A COLORES” registrado bajo el Nro 3577-96 por RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED. Siendo que todas ellas coexisten sin que se haya suscitado confusión alguna.

      Argumentos de las contestaciones a la demanda.

      El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, contesta la demanda en los siguientes términos:

   9. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la acción.

   10. Legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la ley de la materia.

   11. Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora.

       El Director Nacional de Patrocinio, Delegado del Procurador General del Estado acude al proceso señalando casilla judicial.

       Tercero interesado.

   12. En el expediente no obra la contestación a la demanda contenciosa administrativa por parte del tercero interesado Sociedad WD-40 COMPANY.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

   13. Que, los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   14. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

   15. Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo por ser el aplicable al caso concreto:

   - Solicitado: 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1].

3. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

   1. La irregistrabilidad por identidad y similitud de signos.

      Riesgo de confusión o de asociación.

      Similitud gráfica, fonética e ideológica.

      Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

   2. Clases de marcas. Comparación entre signos mixtos con elemento denominativo compuesto.

   3. Marcas farmacéuticas. Elementos de uso común y descriptivos en la conformación de marcas farmacéuticas. (3 in 1).

   4. Análisis de registrabilidad de signos farmacéuticos en relación con otras clases que pudieran ocasionar graves efectos en la salud.

   5. La conexión competitiva entre la Clase 5 con las Clases 2, 3 y 4 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

   1. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos.

   12. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado 3-IN-1 FÓRMULA LOGO (mixto) solicitado por la sociedad JOHNSON & JOHNSON CONSUMER PRODUCTS COMPANY y la marca sobre la base de la cual se presenta la oposición 3 IN 1 3-IN-ONE AND DESIGN (mixta) registrada a favor de la sociedad WD-40 COMPANY.

   13. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

   14. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.

   15. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

       El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

       El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica

       . (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

   16. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

   17. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124...