PROCESO 297-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 297-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 135 último párrafo y, de oficio, de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Demandante: IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA S.A. Marca: “IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA” (mixta). Expediente Interno: 2011-00387-00.

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 8 días del mes de octubre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 1648 de 23 de junio de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 2011-00387-00.

El Auto de 24 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA S.A.

      Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

      Tercero interesado: CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.

   2. Antecedentes:

   1. El 9 de junio de 2010, IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA S.A. solicitó el registro de la marca “IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA” (mixta) para distinguir servicios de la Clase 35 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 619, no presentándose oposición por parte de terceros.

   3. La Superintendencia de Industria y Comercio al estudiar la solicitud, mediante Resolución 68258 de 9 de diciembre de 2010, denegó de oficio el registro de la marca solicitada por riesgo de confusión con la marca “PLÁSTICA” (denominativa), registrada a favor de Casa Editorial El Tiempo S.A. inscrita con Certificado 345068, para distinguir servicios en la misma Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. Contra la anterior resolución, IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA S.A. interpuso dentro del plazo recursos de reposición y en subsidio el de apelación, el primero de ellos resuelto mediante Resolución 4463 de 31 de enero de 2011 en el sentido de confirmar la decisión recurrida.

   5. Mediante Resolución 30450 de 31 de mayo de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso de apelación, confirmó la decisión contenida en la Resolución 68258 que denegó de oficio el registro de la marca solicitada.

   6. IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA S.A. presentó demanda ante el Consejo de Estado, a fin de anular las resoluciones administrativas mencionadas, la que fue admitida por Auto de 26 de junio de 2012, y en el cual ordena se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio y a la sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. como tercero interesado en las resultas del proceso.

   7. Mediante Auto de 5 de junio de 2014, el Consejo de Estado decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   3. Argumentos de la demanda:

   8. IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA S.A. sustentó su demanda en los siguientes argumentos:

      – Señala que para generar un riesgo de confusión, se requiere que concurran dos circunstancias: el primer elemento hace referencia a los signos como tal, entre los cuales debe existir identidad y semejanza de tipo visual, conceptual y fonético. En segundo lugar, es necesario verificar el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios que identifican los signos en conflicto, pues el principio de especialidad limita la protección de un signo distintivo a los productos o servicios especificados en el registro. Es decir, que este alcance o cobertura es determinante al momento de examinar la confundibilidad de los signos comparados, limitando la irregistrabilidad para aquellos signos que pretendan distinguir los mismos productos o servicios relacionados en alguna medida.

      – Que si bien el signo IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA (mixto) incorpora un elemento denominativo que distingue la marca “PLÁSTICA” (denominativa), no por eso se puede afirmar que son signos semejantes, pues el elemento dominante en el signo solicitado es la palabra IDENTIFICACIÓN, lo que aunado a su forma gráfica y conceptual lo hace perfectamente registrable.

      – El signo IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA (mixto) está conformado por diez sílabas, mientras que el signo sobre la base del cual se deniega la marca solo por tres, siendo que desde el punto de vista gráfico, la diferencia es más evidente, pues se encuentra compuesto por un tipo especial de letra acompañado del logo característico de la empresa y, desde el punto de vista auditivo, tampoco hay semejanzas.

      – Que la División de Signos Distintivos, al proceder de oficio con la denegatoria de la marca, hizo caso omiso de las normas a pesar que al momento de presentar la solicitud de registro se adjuntaron las pruebas del uso continuo del signo IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA (mixto) desde el año 1997, sustentando el carácter o la aptitud distintiva del signo.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   9. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente:

      – Que contrariamente a lo expresado por la demandante el signo IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA (mixto) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, no gozaba de suficiente distintividad para que fuera registrada como marca.

      – Que el signo solicitado reproduce a la marca registrada, habida cuenta que el signo solicitado IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA (mixto) incorpora un elemento denominativo que distingue a la marca registrada PLÁSTICA (denominativa), lo que permite concluir sin dificultad que los signos confrontados son idénticos en la expresión PLÁSTICA.

      – Que si bien el signo solicitado trae como elemento adicional la expresión IDENTIFICACIÓN más un diseño gráfico particular, estas características no constituyen un cambio sustancial, por cuanto los signos en debate presentan evidentes semejanzas entre sí, capaces de inducir a error al consumidor y adicionalmente sobre su origen empresarial, más aún si se tiene en cuenta que distinguen los mismos servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

   10. No consta en el expediente que CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. haya presentado contestación a la demanda.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   11. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 134 literales b), e), f), g) y h), así como del artículo 135 último párrafo de la Decisión 486. Del análisis efectuado no procede la interpretación del artículo 134 por no resultar pertinente. Procede la interpretación del artículo 135 último párrafo y, de oficio, se interpretarán los artículos 136 literal a) y 150 de la referida normativa[1].

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

   2. Comparación entre signos mixtos y denominativos (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta).

   3. Sobre la distintividad sobrevenida alegada por el solicitante.

   4. Examen de registrabilidad.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

   12. En el presente caso, IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA S.A. solicitó el registro del signo “IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA” (mixto) para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza[2]. El registro fue denegado de oficio por considerársele confundible con la marca “PLÁSTICA” (denominativa) registrada a favor de Casa Editorial El Tiempo S.A. que identifica servicios de la misma Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza[3].

   13. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que:

       La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

       Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la...