PROCESO 296-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2122170-24574500

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 296-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de oficio de los artículos 105 y 113 de la misma normativa andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandantes: Luz Helena García Echeverri, Andrés Felipe García Hernández, Carlos Alberto García Hernández, Saúl Antonio García Echeverri, Claudia Elena García Hernández, Miguel Ángel García Hernández, Ana Milena García Hernández y Silvia Eugenia García Hernández. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Marca: "MATA RATA GUAYAQUIL" (mixta). Expediente Interno: 2006-00071.

Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de agosto del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 3763 de 1 de diciembre de 2014, recibido por este Tribunal el 2 de diciembre de 2014, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2006-00071.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 13 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1. ANTECEDENTES.

Partes

Demandantes: Luz Helena García Echeverri, Andrés Felipe García Hernández, Carlos Alberto García Hernández, Saúl Antonio García Echeverri, Claudia Elena García Hernández, Miguel Ángel García Hernández, Ana Milena García Hernández y Silvia Eugenia García Hernández

Parte contraria: La Nación Colombiana, Superintendencia de Industria y Comercio.

Tercero Interesado: Samuel Darío García Echeverri

Hechos:

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

* El 1 de septiembre de 1999 el señor Samuel Darío García Echeverri solicitó el registro del signo MATA RATA GUAYAQUIL (mixta) para identificar productos en la Clase internacional 5 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

* El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 485 de 1999, sin que se hayan presentado oposiciones.

* Mediante resolución 08959 de 28 de abril de 2000 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca mixta MATA RATA GUAYAQUIL.

* EL 2 de octubre de 2002 la Secretaria General ad - hoc de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió el certificado 252194 de 2 de octubre de 2002.

* El 6 de marzo de 2006 los señores Luz Helena García Echeverri, Andrés Felipe García Hernández, Carlos Alberto García Hernández, Saúl Antonio García Echeverri, Claudia Elena García Hernández, Miguel Ángel García Hernández, Ana Milena García Hernández y Silvia Eugenia García Hernández, interpusieron acción de nulidad en contra de la Resolución 08959 de 28 de abril de 2000, por cuanto la marca que se concedió con la resolución que se impugna, es confundible con el nombre comercial GUAYAQUIL (mata ratas) que utiliza en forma pública desde el 25 de septiembre de 1956 el señor Agustín García para distinguir la elaboración de mata ratas.

* El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, emitió providencia de 22 de octubre de 2013 en la cual admite el trámite y suspende el proceso, solicitando interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

+ Argumentos contenidos en la acción de nulidad.

* La señora Luz Helena García Echeverri y otros, en su escrito de acción de nulidad expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

* Alega que: "la marca MATA RATA GUAYAQUIL (mixta) reproduce en su integridad el nombre comercial que utilizó el señor Agustín García desde el 25 de septiembre 1956 el cual corresponde al mismo producto que concedieron licencia mediante resolución 1320-J de 25 de septiembre de 1956 emitida por el Ministerio de Salud Pública".

* Menciona que: "no tuvo razón la Superintendencia de Industria y Comercio al otorgar el registro de la marca MATA RATA GUAYAQUIL (mixta) debido a que el existir paralelamente en el mercado el nombre comercial de GUAYAQUIL se induce al público consumidor a error dada la relación existente entre el producto que fabrica, vende y distribuye el señor Samuel Darío García Echeverri y al que de manera previa (1956) le concedieron licencia, cuya conexión competitiva puede inducir al consumidor a creer que unos y otros tienen un mismo origen empresarial".

* Considera que se ha vulnerado el artículo 128 de la Decisión 334, por falta de aplicación debido a que si la norma en mención consagra una protección al nombre comercial preexistente, ella se debía aplicar al momento de expedir el acto administrativo de concesión del registro de la correspondiente marca y si así no se llevó a cabo, ello constituye una transgresión al precepto enunciado.

+ Argumentos de la contestación a la acción de nulidad.

* La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia, en su contestación a la acción de nulidad, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

* Menciona que: "efectuado el estudio de registrabilidad de la marca MATA RATA GUAYAQUIL (mixta) para distinguir raticidas, producto comprendido en la Clase 5 de la nomenclatura vigente, se concluyó que reúne los requisitos necesarios para constituirse como marca".

* Alega que no se evidenció que la marca se encontrara incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, por lo que la Superintendencia concedió su registro.

* Manifiesta que el nombre comercial que sirve de fundamento para la presente acción, cuyo uso se alega es anterior a la solicitud de registro de la marca MATA RATA GUAYAQUIL (mixta) no se encontraba depositado ante esta Superintendencia para la fecha en que se efectuó el examen de registrabilidad así como tampoco para el momento en que se concedió el registro de la misma.

* Afirma que: "el depósito de los nombres comerciales ante la Superintendencia de Industria y Comercio es meramente declarativo, en tanto que el derecho sobre éstos se adquiere por el uso conforme a lo previsto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sólo le es dado a esta entidad conocer los nombres comerciales que han sido aquí depositados. Por consiguiente corresponde a quien alega tener mejor derecho sobre un signo distintivo probarlo dentro del trámite de registro".

* Enuncia que: "para que el nombre social tenga validez dentro del mercado deberá ser inscrito en la matrícula mercantil, la cual se encarga de dar publicidad, permitiendo de esta forma presumir que aquellas personas que se encuentren inscritas ejercen el comercio profesionalmente".

* Concluye que: "se evidencia claramente que quien afirma ser titular de un nombre comercial debe acreditarlo, de manera que no basta la denominación o razón social que conste en la escritura de constitución de la sociedad o el certificado expedido por la respectiva Cámara de Comercio".

+ Argumentos de la contestación a la acción de nulidad. (Tercero Interesado)

* El señor Samuel Darío García Echeverri en su contestación a la acción de nulidad, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

* Alega que: "la marca es el signo que identifica un producto o un servicio en el mercado, frente a otros iguales, similares o conexos y su derecho se adquiere por el registro ante la Oficina nacional competente. Esta definición es la única que se adecúa a la marca MATA RATA GUAYAQUIL (mixta) puesto que se trata de la expresión utilizada por un empresario, para identificar físicamente un raticida".

* Menciona que "MATA RATA GUAYAQUIL, hace referencia a un plaguicida de uso doméstico y agrícola, destinado a combatir y destruir los organismos capaces de producir daños en los cultivos y es la expresión que aparece en la etiqueta o envoltura del producto, es decir la que lo individualiza frente a otros de igual o similar naturaleza".

* Manifiesta que si bien el apoderado de Luz Helena García Echeverri y otros afirma que desde 1956 existió un nombre comercial denominado GUAYAQUIL (mata ratas), el cual fue usado de manera pública ostensible y continua por el señor Agustín García, no acredita qué relación existe entre el señor Agustín García y los hoy demandantes, ni por qué razón el mencionado nombre comercial les pertenece a éstos.

* Afirma que no existe prueba que sustente que los demandantes, es decir, las personas naturales Luz Helena García Echeverri y otros, conjunta o personalmente y de manera pública lícita, ostensible y continua hubiesen desarrollado una actividad económica o tenido una empresa válidamente constituida, o hubiesen sido los propietarios de un establecimiento mercantil identificados con un nombre o enseña comercial similar o confundible con la marca MATA RATA GUAYAQUIL (mixta), antes de la presentación de la solicitud de la marca.

* Alega que "la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, nos ha certificado que la expresión MATA RATA GUAYAQUIL no se encuentra depositada o en trámite de depósito como nombre o enseña comercial, a favor de ninguno de los demandantes, ni a favor del fallecido señor Agustín García".

* Manifiesta que no existe fundamento legal y fáctico para demandar la nulidad del registro de marca válidamente otorgado a mi representado, con base en un signo que nunca existió.

* Afirma que la licencia otorgada al señor Agustín García, fue para fabricar y vender el producto denominado "Guayaquil" Mata Ratas, es decir, es y ha sido usada como marca, no como...