PROCESO 295-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 295-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Demandante: Nutrientes Avícolas S.A. Nutriavícola S.A. Marca: “BIOMAX” (denominativa). Expediente Interno: 2011-00342-00.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 25 días del mes de septiembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 1649 de 23 de junio de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 2011-00342-00.

El Auto de 24 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. ANTECEDENTES

   1. Partes en el Proceso Interno:

      Demandante: Nutrientes Avícolas S.A. Nutriavícola S.A.

      Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

      República de Colombia.

      Tercero Interesado: CHR. HANSEN A/S

   2. Antecedentes:

   1. El 12 de mayo de 2008, la sociedad CHR. HANSEN A/S solicitó el registro de la marca BIOMAX (denominativa) para distinguir productos de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, dentro del término oportuno, se presentaron tres oposiciones. NUTRIENTES AVÍCOLAS S.A. NUTRIAVÍCOLA S.A. sobre la base de su marca BIOMAS (mixta) para distinguir productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. sobre la base de su marca BIOLAX (denominativo) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. BIOSTAR PHARMACEUTICAL sobre la base de su marca BIOMASTIN BIOSTAR (mixta) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al estudiar la solicitud, mediante Resolución 04487 de 28 de noviembre de 2008, declaró infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro solicitado.

   4. Contra la anterior Resolución, las sociedades opositoras interpusieron recursos de reposición y en subsidio el de apelación, el primero de ellos resuelto mediante Resolución 67327 de 30 de noviembre de 2010 en el sentido de confirmar la decisión recurrida.

   5. Mediante Resolución 18697 de 31 de marzo de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso de apelación confirmó la Resolución 4487 que concedió el registro de la marca solicitada.

   6. NUTRIENTES AVÍCOLAS S.A. NUTRIAVÍCOLA S.A. presentó demanda ante el Consejo de Estado, a fin de anular las resoluciones administrativas mencionadas, la que fue admitida por auto de 13 de octubre de 2011, y en el cual ordena se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio y a la sociedad CHR. HANSEN A/S como tercero interesado en las resultas del proceso.

   7. Mediante Auto de 5 de junio de 2014, el Consejo de Estado decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   3. Argumentos de la demanda:

   8. Nutrientes Avícolas S.A. Nutriavícola S.A. alegó lo siguiente:

      – La entidad demandada desconoció los preceptos y principio contenidos en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, por cuanto la marca BIOMAX (denominativa), es extremadamente semejante a la marca BIOMAS (mixta), previamente registrada para identificar productos, que al estar estrechamente relacionados con los de la marca anterior, pueden causar un riesgo de confusión o asociación.

      – El estudio de confundibilidad entre ambas marcas fue obviado o mal practicado por parte de la Superintendencia, pues al cotejar las mismas se tiene que presentan similitud ortográfica y fonética, además, la misma Superintendencia en los actos administrativos acusados precisó que el reemplazo que el signo infractor hace de la letra S por la X no alcanza a diluir las semejanzas fonéticas y ortográficas existentes entre las marcas BIOMAS y BIOMAX.

      – Adicionalmente, existe un riesgo de confundibilidad indirecta derivado del hecho de haber permitido el registro de dicha marca en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, más aun cuando ya la marca BIOMAS (mixta) se encontraba registrada en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo que los productos que identifican las marcas en cuestión, no rara vez son comercializados y publicitados en un mismo lugar. Por tanto, al ser la marca BIOMAX (denominativa) extremadamente semejante a la marca BIOMAS (mixta) e identificar productos estrechamente relacionados, se podría causar un riesgo de confusión o de asociación.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   9. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente:

      – Que en el examen comparativo se debe centrar la atención en los elementos caracterizantes de las denominaciones, ya que de ello dependerá el impacto general que perciben los consumidores al estar frente a denominaciones que sirven como signos distintivos.

      – Que los signos BIOMAX (denominativo) y BIOMAS (mixto) después del primer impacto general, no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, pues a pesar de coincidir en el prefijo BIO, por tratarse de un término evocativo de la palabra vida, noción carente de distintividad, ésta debía ser excluida del cotejo.

      – Que nunca se desconoció la similitud fonética y ortográfica existente entre los signos, no obstante, además de la igualdad entre los signos, era requisito sine qua non la existencia de una relación de similitud o igualdad entre los productos que cada una pretende identificar.

      – Que de esta forma, los productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, hacen alusión a productos de naturaleza veterinaria para la salud de los animales, en tanto que aquellos comprendidos en la Clase 1, gozan de un espectro más amplio que incluye productos químicos destinados a la industria, ciencia y agricultura, los cuales no gozan de la relación de competitividad exigida por la normativa comunitaria.

   10. No consta en el expediente que CHR. HANSEN A/S CHR. haya contestado la demanda.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   11. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis efectuado, procede la interpretación solicitada.[1]

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

   2. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

   3. Las marcas farmacéuticas (examen riguroso). Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas.

   4. Conexión competitiva entre productos de las Clases 5 (productos veterinarios) y 1 (productos químicos, para la industria, la ciencia y la agricultura) de la Clasificación Internacional de Niza.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

   12. En el presente caso, la sociedad CHR. HANSEN A/S solicitó el registro del signo BIOMAX (denominativo) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Contra dicha solicitud Nutrientes Avícolas S.A. Nutriavícola S.A. formuló oposición sobre la base de su marca BIOMAS (mixta) que distingue productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es pertinente referirse a la confusión de signos.

   13. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que:

       La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

       Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.[2]

       Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y...