PROCESO 295-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 295-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: MAZ (mixta).

Demandante: COMPAÑÍA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A. C.C.A.

Proceso interno: 2007-00289.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres días del mes de junio del año dos mil quince.

VISTOS:

El 2 de diciembre de 2014, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2007-00289.

El auto de 13 de mayo de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   Partes en el proceso interno.

   Demandante: COMPAÑÍA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A. C.C.A.

   Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: MINSK AUTOMOBILE PLANT.

   Hechos.

   1. El 22 de julio de 2005, la sociedad Minsk Automobile Plant, solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca “MAZ” (mixta), para identificar productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, interpuso oposición contra el registro solicitado, la sociedad Compañía Colombiana Automotriz S.A. C.C.A. con fundamento en el registro de la marca MAZDA (denominativa), de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Por Resolución 31796 de 28 de noviembre de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca solicitada.

   4. La sociedad Compañía Colombiana Automotriz S.A. C.C.A. interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 31796.

   5. Mediante Resolución 1155 de 26 de enero de 2007, la División de Signos Distintivos, resolvió el recurso de reposición presentado, confirmando la decisión contenida en la Resolución 31796, concediendo, además, el recurso de apelación.

   6. Por Resolución 13350 de 11 de mayo 2007, se resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la decisión contenida en la Resolución 31796 de 28 de noviembre de 2006, que declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca solicitada

   7. La sociedad Compañía Colombiana Automotriz S.A. C.C.A., interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra lo resuelto por la Resolución 31796.

   8. La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante providencia de 22 de octubre de 2013, dispuso la solicitud de la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486.

      Argumentos de la demanda.

      La sociedad Compañía Colombiana Automotriz S.A. C.C.A., presentó demanda bajo los siguientes argumentos:

   9. La marca “MAZ” (mixta) para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, no es distintiva, toda vez que resulta similarmente confundible con la marca denominativa “MAZDA”, previamente registrada, añadiendo un diseño nada distintivo y que no le otorga distintividad respecto de la marca “MAZDA”, vigente en Colombia para distinguir vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima, de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

   10. Así, al existir confundibilidad entre las marcas “MAZ” (mixta) y “MAZDA” (denominativa), la primera, no será apta para identificar los productos para los cuales ha sido otorgada, por el contrario creará confusión entre el público consumidor, pues no logrará diferenciar sus productos respecto de los distinguidos por la marca “MAZDA”.

   11. Desde una perspectiva en conjunto y a simple vista, las marcas “MAZDA” (denominativa) y “MAZ” (mixta), despiertan una impresión de conjunto muy similar, resultando semejantemente confundibles. Lo anterior en razón de que la marca solicitada a registro “MAZ” (mixta), imita y reproduce el elemento sustancial, esencial y predominante de la marca “MAZDA” (denominativa), causando el mismo impacto visual en los consumidores, por lo tanto riesgo de confusión y permitiendo con ello que un tercero pueda percibir la fama, prestigio y el posicionamiento alcanzado por el signo distintivo inscrito.

   12. Desde el punto de vista visual, ortográfico, fonético y conceptual las marcas en conflicto son semejantes, causando efectos de error, confusión y asociación entre los consumidores. Pues la marca que solicita registro tiene como vocablo sustancial, esencial y predominante y que por tanto queda en la mente de los consumidores la partícula “MAZ”, que a su vez resulta ser el vocablo esencial de la marca “MAZDA” (denominativa).

   13. Respecto al punto de vista conceptual la marca “MAZ” (mixta) al igual que la marca “MAZDA” (denominativa) corresponden a marcas de fantasía, resultado evidente que los consumidores al encontrar la marca “MAZ” (mixta) dentro del mercado, distinguiendo productos de la Clase 12, la relacionen con la marca “MAZDA”, pues en atención a la familiaridad de la expresión, se causa una misma idea lo que provoca graves efectos de asociación y confusión.

   14. El signo “MAZ” (mixto) distingue los mismos productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional que protege la marca registrada “MAZDA” (denominativa). Por ello los productos de las marcas enfrentadas, van a tener idénticos canales de publicidad y comercialización, lo que acentúa aún más el riesgo de confusión entre los consumidores, quienes relacionarán ambas marcas a un único y mismo origen empresarial.

   15. Asimismo al observar el consumidor la marca “MAZ” (mixta), no estará en condiciones de determinar el origen empresarial de la misma, por lo que razonablemente creerá que dicha marca es un nuevo signo de la familia “MAZDA”, que no es lo que sucede en la realidad.

       Argumentos de la contestación a la demanda.

       La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

   16. Que el signo “MAZ” (mixto), solicitado para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional, tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos en conflicto, resulta claro que no presentan similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas que conlleven al público consumidor a error ya que cada uno de ellos posee elementos distintivos suficientes.

   17. La palabra MAS se refiere a un “adverbio composicional que denota idea de exceso, aumento, ampliación o superioridad en comparación expresa o sobre entendida (…)” (Diccionario de la Real Academia Española), es decir tiene significado conceptual propio, siendo fácilmente entendida en ese sentido por los consumidores.

   18. Adicionalmente el elemento gráfico de la marca “MAZ” (mixta), es lo suficientemente particular y distintivo, elementos que ayudan a que un consumidor no incurra en error respecto del origen empresarial de los productos y servicios que distinguen los signos.

       Argumentos del tercero interesado

       La sociedad Minsk Automobile Plant (Tercero interesado), en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

   19. Que la marca “MAZ” (mixta) es una marca lo suficientemente distintiva, perceptible y susceptible de representación gráfica, cumpliendo con todos los requisitos para ser marca y acceder al registro.

   20. MAZ al pronunciarse, evoca la palabra MAS, la cual se refiere a un adverbio composicional que denota idea de exceso, aumento, ampliación en comparación expresa o sobre entendida, es decir tiene significado conceptual propio. Sin embargo la marca “MAZDA” (denominativa) es una creación propia del empresario, sin significado conceptual propio, siendo fácilmente entendida en ese sentido por el consumidor medio del país. Por lo tanto el consumidor recordará con facilidad el significado conceptual del signo opositor sin que se vea inducido a error en cuanto a los productos que identifican o en cuanto a sus orígenes empresariales. Pues las diferencias conceptuales empalidecen las similitudes fonéticas o visuales que puedan enfrentar los signos en conflicto.

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