PROCESO 294-IP-2014

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 294-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Marca: SUCRAFIT (denominativa). Expediente Interno: 2007-00319

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 12 días del mes de marzo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 3761 del 1 de diciembre del 2014, recibido vía correo electrónico el 2 de diciembre de 2014, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2007-00319.

El Auto de 4 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes

   Partes en el proceso interno:

   Demandante: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.

   Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

   KLAVEL LTDA.

   1. Hechos:

   1. El 16 de diciembre de 2005, la sociedad KLAVEL LTDA. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca SUCRAFIT (denominativa), para distinguir productos de la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. Una vez la solicitud fue publicada, LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. presentó oposición contra la solicitud de registro por ser similar y, por tanto, confundible con las marcas registradas SUCRAX (denominativa) y SALUFIT (denominativa), que distinguen productos de las Clases 30 y 29 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente.

   3. Mediante Resolución 34244 de 14 de diciembre de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. y, en consecuencia, concedió a favor de la sociedad KLAVEL LTDA. el registro de la marca SUCRAFIT (denominativa) para distinguir productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 003532 de 16 de febrero de 2007, resolvió el recurso de reposición y confirmó la Resolución 34244 de 14 de diciembre de 2006.

   5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 16990 de 8 de junio de 2007, resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución 34244 de 14 de diciembre de 2006.

   6. Por lo anterior, la sociedad actora interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las citadas Resoluciones ante el Consejo de Estado.

   7. El 22 de octubre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b) y, 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   2. Argumentos de la demanda:

   8. LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

      - De la comparación de la marca solicitada SUCRAFIT (denominativa) con la marca registrada SUCRAX (denominativa) se determina que son prácticamente iguales, ya que KLAVEL LTDA. se limitó a cambiar la letra ‘X’ de la marca registrada por el sufijo ‘FIT’, transcribiendo las otras letras de forma exacta.

      - En el caso de la comparación entre la marca solicita SUCRAFIT (denominativa) con la marca registrada SALUFIT (denominativa), se aprecia que la sociedad demandada cambió el orden de las letras ‘U’ y ‘A’ y cambió las letras ‘CR’ por la letra ‘L’, transcribiendo las demás letras, hecho que induciría a error a los consumidores.

      - Cuando el consumidor se encuentra en el mercado con productos que se denominan SUCRAX, SUCRAFIT y SALUFIT, inmediatamente va a relacionarlos con azúcar y que son saludables, conceptos que se presentan en los tres signos. Esta situación permite apreciar que estas marcas no pueden coexistir en el mercado debido a la confusión que produciría en los consumidores.

   3. Argumentos de las contestaciones a la demanda:

   9. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando lo siguiente:

      - La marca solicitada SUCRAFIT (denominativa) es visualmente diferente a las marcas SUCRAX (denominativa) y SALUFIT (denominativa). Si bien los signos coinciden en algunas de sus letras, lo cierto es que poseen elementos adicionales que permiten establecer diferencias en su conjunto.

      - La conexidad entre los productos alegada por la sociedad demandante no puede fundamentarse en la finalidad que tienen de restablecer el estado de salud de forma genérica. Por el contrario, debe entenderse que los productos farmacéuticos se pueden relacionar en la medida en que curen una condición física similar, de lo contrario absolutamente todos los productos farmacéuticos estarían relacionados entre sí.

      - El criterio que se debe aplicar en este caso no es el de consumidor medio sino el de consumidor especializado, pues el mercado objetivo al que se dirigen los productos identificados con las marcas en cuestión es reducido y especializado, tratándose de profesionales en el área de salud que podrán distinguir perfectamente entre los productos que el consumidor le solicita.

      - Indicó que debe observarse la regla de la especialidad, ya que en atención a la misma cabe destacar los productos para los cuales han sido solicitadas las marcas. En atención a ello, si el signo solicitado pretende amparar productos que son disímiles o diferentes a los que son protegidos por las marcas registradas opuestas, como ocurre en este caso, queda demostrado que puede ser registrado.

   10. En el presente caso, no obra en el expediente la contestación a la demanda por parte de KLAVEL LTDA.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   11. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b), y 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis de los antecedentes del presente proceso, se advierte que procede la interpretación prejudicial solicitada del artículo 134, pero limitándola al literal a)[1] por tratarse de signos denominativos, y del artículo 136 literal a)[2]. En el presente caso, no procede la interpretación del artículo 135, ya que el tema central versa sobre el riesgo de confusión. Tampoco procede la interpretación del artículo 136 literal f) por no resultar pertinente para la resolución del proceso interno.

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   12. Los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

   2. Comparación entre marcas denominativas.

   3. Partículas de uso común (SUCRA y FIT).

   4. Conexión competitiva entre las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

   13. En el presente caso, KLAVEL LTDA. solicitó el registro de la marca SUCRAFIT (denominativa) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. presentó oposición contra la solicitud de registro por ser similar y, por tanto, confundible con las marcas registradas SUCRAX (denominativa) y SALUFIT (denominativa) que distinguen productos de las Clases 30 y 29 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente.

   14. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal ha señalado que:

       La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

       Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona...