PROCESO 292-IP-2015

EmisorComisión de la Comunidad Andina

PROCESO 292-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: BAJAJ AUTO LTDA. Marca: “PULSAR” (mixta). Expediente Interno: 06005-2013-0-1801-JR-CA-24.

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 25 días del mes de septiembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 7465 6005-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 19 de junio de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 6005-2013-0-1801-JR-CA-24.

El Auto de 24 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

  1. Antecedentes

    1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: BAJAJ AUTO LTDA.

      Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), de la República del Perú.

      Tercero interesado: Eduardo Antonio Cruz Cabrera.

    2. Antecedentes:

    3. El 27 de octubre de 2010, el señor Eduardo Antonio Cruz Cabrera solicitó el registro de la marca PULSAR (mixta) para distinguir productos de la Clase 18 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

    4. El extracto de la solicitud fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano”. BAJAJ AUTO LTDA. formuló oposición manifestando que es titular en el Perú de la marca PULSAR (denominativa) y PULSAR BAJAJ (mixta) para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, es titular en Colombia de la marca PULSAR (denominativa) para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

    5. Mediante Resolución 2578-2011/CSD-INDECOPI de 13 de octubre de 2011, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro del signo solicitado.

    6. El 10 de noviembre de 2011, BAJAJ AUTO LTDA. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 2578-2011/CSD-INDECOPI.

    7. Mediante Resolución 1371-2013/TPI-INDECOPI de 24 de abril de 2013, la Sala del Tribunal del Indecopi resolvió confirmar la Resolución 2578-2011/CSD-INDECOPI que otorgó el registro de la marca PULSAR (mixta).

    8. BAJAJ AUTO LTDA. presentó demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 1371-2013/TPI-INDECOPI.

    9. Mediante Sentencia de 19 de diciembre de 2014, el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada en parte la demanda por considerar que existe un riesgo asociativo entre las empresas que dirigen las partes involucradas, lo que llevaría a error al público consumidor.

    10. El INDECOPI presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

    11. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los siguientes términos:

      – ¿Cómo debe interpretarse el riesgo de confusión indirecta y el riesgo de asociación entre dos signos en conflicto?

      – El uso de una marca registrada para distinguir productos de la Clase 12 de la Nomenclatura Oficial (vehículos de dos ruedas, vehículos terrestres, scooters, motocicletas, sus partes y accesorios) utilizada en productos publicitarios como mochilas, canguros, etc. (merchandising) de la Clase 18, puede impedir el registro de otra marca de denominación idéntica para distinguir los mismos productos objeto de publicidad que corresponden a la Clase 18 de la Nomenclatura Oficial, por producir riesgo de asociación, pese a que ambas marcas distinguen productos no vinculados competitivamente.

    12. Argumentos de la demanda:

    13. BAJAJ AUTO LTDA. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

      - No se efectuó un examen riguroso de la notoriedad de la marca PULSAR en el mercado peruano, no habiéndose tomado en cuenta los medios probatorios que acreditan la notoriedad de la marca PULSAR.

      - No se valoró adecuadamente las pruebas presentadas donde se acreditaba la mala fe del señor Eduardo Antonio Cruz Cabrera y donde éste reconoce conocer la marca PULSAR con anterioridad a la presentación de su solicitud de registro, de lo cual se puede deducir que conocía la comercialización por parte de BAJAJ de casacas de cuero, guantes, mochilas, canguros y otros accesorios de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Hay pruebas determinantes del riesgo de confusión, no únicamente debido a la similitud de los signos, sino a que actualmente ya existen en el mercado productos marcados con un signo idéntico, lo que determina por sí misma la confusión directa a la que se verán expuestos los consumidores, quienes supondrán que los productos comercializados por el señor Cruz Cabrera son productos de BAJAJ o que existe una relación comercial entre BAJAJ y el señor Cruz Cabrera para que éste produzca y venda productos de la Clase 18 con el signo PULSAR.

      - BAJAJ demostró la venta de sus productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza con anterioridad a la solicitud presentada por el señor Cruz Cabrera.

      - No se ha valorado el riesgo de asociación, el cual se ve incrementado con la existencia de empresas de venta de motocicletas y vehículos que tienen una relación comercial con otras empresas para la elaboración de productos de la Clase 18.

    14. Argumentos de la contestación a la demanda:

    15. El INDECOPI contestó la demanda argumentando lo siguiente:

      - Que la actora pretendió ampliar los fundamentos de su oposición de manera extemporánea, por cuanto, la supuesta notoriedad de su marca no fue invocada al formular oposición al registro de la marca cuestionada, sino luego del vencimiento del respectivo plazo, no siendo posible tal ampliación de acuerdo con lo establecido en el artículo 146 de la Decisión 486.

      - Que es clara la falta de vinculación entre los productos distinguidos por la opositora y los productos que el signo solicitado pretende distinguir, toda vez que los productos de la Clase 18 son diversos tipos de artículos fabricados en cuero, imitaciones de cuero, u otros materiales resistentes, en tanto que los productos de la Clase 12 están relacionados con medios de transporte cuya finalidad es la de facilitar el traslado de un lugar a otro de las personas o cosas (carga), siendo que tampoco se trata de productos sustitutos o complementarios ni están dirigidos al mismo público consumidor.

      - Que no se ha acreditado la existencia de mala fe en la solicitud de registro, siendo inconsistente atribuir algún escenario de mala fe a una solicitud de registro de marca que se realiza para distinguir productos que no tienen conexión competitiva con los del titular de una marca extranjera. En ese sentido, señala que la existencia de un escenario en el que no se aprecia riesgo de confusión alguno entre los signos confrontados acredita la no existencia de mala fe en el solicitante del signo.

      - Que se realizó una evaluación global en relación con las marcas confrontadas a efectos de detectar si es que el signo solicitado incurriría o no en la prohibición de registro contemplada en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486, y al concluirse que no se encontraba en ninguna prohibición de registro, ello significaba que el análisis incluyó todas las posibilidades de confusión descritas en la norma como riesgo de asociación.

    16. El señor Eduardo Antonio Cruz Cabrera contestó la demanda argumentando lo siguiente:

      - Que no ha reconocido el conocimiento previo de la marca PULSAR para identificar productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, sino un conocimiento de dicho signo para identificar motocicletas al ser dicho rubro en el cual la opositora realiza su actividad económica.

      - Que al registrar BAJAJ su marca PULSAR, lo hizo con el interés económico de proteger su marca solo de los productos que comercializa en el Perú (motocicletas), más no de productos como polos, gorras, mochila, koalas casacas de cuero, mochilas y bolsas deportivas, los cuales son souvenirs que forman parte de una estrategia publicitaria que busca resaltar la marca PULSAR.

      - Que la denominación de la marca no ha sido absoluta creación y uso de BAJAJ, pues ésta viene siendo utilizada de manera común por un sin número de empresas para identificar sus productos en el mercado.

    17. Que la determinación de la no vinculación de los productos de la Clase 18 (cuero y cuero de imitación) y la Clase 12 (motocicletas) responde a que en aplicación del principio de especialidad ambos productos tienen distinta naturaleza y finalidad, además que no son producidos por las mismas empresas, y que respecto a la similitud de los signos, si bien ambos comparten la similitud fonética, al tratarse de productos no vinculados no se generaría riesgo de confusión

    18. Sentencia de primera instancia:

    19. La Sentencia de Primera Instancia declaró fundada en parte la demanda al considerar que:

      - De acuerdo a lo establecido en el inciso a) de la Decisión 486, no procede la inscripción a registro de un signo distintivo cuando su uso en el comercio sea capaz de generar en los consumidores un riesgo de...

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