PROCESO 292-IP-2014

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 292-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. Marca: YAPS (denominativa). Expediente Interno: 2009-00071

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 12 días del mes de marzo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 3765 de 1 de diciembre de 2014, recibido vía correo electrónico el 2 de diciembre de 2014, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00071.

El Auto de 4 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: QUALA S.A.

      Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), República de Colombia

      Tercero interesado: ALICORP S.A.A.

   2. Hechos:

   1. La sociedad QUALA S.A. es titular del certificado de registro de la marca “YA” (mixta), 227073, expediente 9806534, vigente hasta el 22 de mayo de 2010, de conformidad con la Resolución 7224 del 31 de marzo de 2000 para distinguir productos de la Clase 32 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. El 8 de julio de 2004, ALICORP S.A.A. solicitó el registro de la marca “YAPS” (denominativa) para distinguir “cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas” de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. El 14 de diciembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 30795, por medio de la cual concedió el registro de la marca YAPS (denominativa).

   4. QUALA S.A. presenta demanda ante el Consejo de Estado a fin de anular la Resolución 30795 de 2004, por medido de la cual se concedió el registro de la marca YAPS (denominativa).

   5. Mediante Oficio 3765 de 1 de diciembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial.

   3. Argumentos de la demanda:

   6. QUALA S.A. alegó que:

      - La palabra YAPS no es susceptible de registro por ser una expresión que carece de capacidad distintiva, requisito sine qua non para la concesión de un registro. La irregularidad del examen consistió en que la Jefe de la División de Signos Distintivos no se detuvo en que YAPS es una expresión que genera confusión con la marca YA (mixta), previamente registrada a favor de la sociedad QUALA S.A. Existe una clara similitud, ya que genera confusión y asociación con el signo YA (mixto), previamente registrado por la sociedad actora sobre el cual se ejerce un monopolio de exclusividad.

      - La marca YAPS (denominativa) se encuentra compuesta por un elemento denominativo que genera confusión y asociación en el consumidor, violando el derecho de explotación de la marca YA (mixta).

      - La expresión YAPS al igual que el signo YA (mixto) permite indicar la misma calidad o características dentro de los productos de consumo masivo, significando “inmediatez y rapidez en su preparación”. Evocan exactamente las mismas calidades y facilidades en su preparación. Este tipo de expresiones son de uso común en los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por evocar la idea de “algo rápido y fácil”.

      - Las dos últimas letras del signo YAPS, es decir “PS”, no tienen elementos que permitan diferenciar fonéticamente ni gramaticalmente a dicho signo de la marca YA (mixta). Prácticamente son iguales y no descompone la palabra en modo tal que permita diferenciarlas.

   4. Argumentos de las contestaciones a la demanda:

   7. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando lo siguiente:

      – Defiende la legalidad de la Resolución 30795, por medio de la cual se concedió el registro de la marca YAPS (denominativa), ya que los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

   8. ALICORP S.A.A. contestó la demanda señalando lo siguiente:

      – Los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

      – Existen diversas marcas registradas a nombre de diferentes titulares que contienen la palabra YA en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

      – La marca YA (mixta) es débil, ya que se trata de una sílaba de uso común.

      – La palabra YAPS no existe en el diccionario de la Real Academia Española, por lo que se trata de una marca de fantasía. En cambio, la palabra YA sí tiene un significado conocido.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   9. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, 136, 154 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada de los artículos 134 literal a)[1] y 136 literal a)[2] de la misma normativa. No procede la interpretación del artículo 135, ya que el presente caso versa sobre un riesgo de confusión. No procede la interpretación de los artículos 154 y 172, por no ser pertinente para la resolución del presente proceso.

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   10. Los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

   2. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

   3. Marcas de fantasía.

   4. Marcas evocativas.

   5. Palabras de uso común. Marca débil.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

   11. En el presente caso, ALICORP S.A.A. solicitó el registro de la marca “YAPS” (denominativa) para distinguir “cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas” de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. QUALA S.A. solicita la nulidad del registro solicitado sobre la base de su marca “YA” (mixta) para distinguir productos de la misma Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

   12. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente:

   13. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

   14. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo. La doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad[3].

   15. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

       El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

       El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una...