PROCESO 291-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2122170-24574500

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 291-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: Sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Marca. "COOL MENTHOL STRIPE" (mixta). Expediente Interno: 2010-00423.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince (15) días del mes de julio del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 3767 de 1 diciembre de 2014, recibido por este Tribunal el 2 de diciembre de 2014, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2010-0493.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 27 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1. ANTECEDENTES.

Partes

Demandante: Sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

Parte contraria: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero interesado: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.

Hechos:

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

* El 16 de mayo de 2008, la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., solicitó el registro de la marca COOL MENTHOL STRIPE (mixta) en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

* Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO BRANDS INC., presentó oposición, en tanto consideró que la misma está incursa en la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, al ser confundible con sus marcas KOOL (mixta), KOOL MIXX (denominativa), KOOL FRESH MUSIC (denominativa), KOOL MUSIC (denominativa), entre otras, para la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

* Mediante Resolución 47705 de 23 de septiembre de 2009, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió negar el registro de la marca mencionada, que la misma es similarmente confundible a la marcas opositoras KOOL y sus derivadas, registradas por la BRITISH AMERICAN TOBACCO BRANDS INC.

* El 14 de octubre de 2014 la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación ante su superior jerárquico, en contra de la Resolución 47705 de 23 de septiembre de 2009, con el fin de que fuese revocada y en su lugar se declarara infundada la oposición al registro solicitado y consecuentemente se otorgara su registro.

* El 25 de noviembre de 2009 la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la decisión emitida en la Resolución 47705 de 23 de 2009, concediéndole a la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A en subsidio el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

* El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial por Resolución 23707 de 30 de abril de 2010, resolvió el recurso apelación interpuesto por la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., confirmando la decisión 447705 de 23 de septiembre de 2009, por la cual la División de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada y negó el registro de la marca COOL MENTHOL STRIPE (mixta) solicitada por el demandante.

* La sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A presentó acción de nulidad.

* Mediante providencia de 15 de agosto de 2012, el Consejo de Estado, suspendió el trámite y solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

+ Argumentos contenidos en la demanda.

* La Sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

* Alega que no existe riesgo de confusión, se evidencia que el signo solicitado consiste en una reproducción parcial de las marcas registradas, cuyo aspecto predominante resulta ser la expresión KOOL, arbitraria para identificar artículos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, si bien dicha expresión es utilizada en diferentes marcas ya sea escrita en forma correcta COOL o KOOL, no resulta ser la misma situación, dado que se trata de productos de consumo masivo que ofrecen frescura en sus productos; y la expresión COOL guarda relación con tabacos y sus productos relacionados.

* Menciona que: "la Superintendencia considera que el elemento preponderante en la marca solicitada es la palabra COOL, tomando en cuenta las similitudes entre la marca COOL y la familia de marcas KOOL, de propiedad de British American Tobacco, en opinión de la autoridad las marcas son similarmente confundibles y por tanto la marca COOL es irregistrable".

* Menciona que: "a lo largo de las Resoluciones, se evidencia que la Superintendencia centró su análisis en la palabra "COOL" como si este fuera el único elemento que conforma la marca de la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.".

* Manifiesta que: "para aumentar más los elemento erróneos que se aplicaron en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio, sin fundamento fáctico alguno, y desconociendo evidencias presentadas, acepta que la palabra COOL puede denotar características de frescura en varios productos de consumo masivo pero inexplicablemente concluye que no es así respectos de productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza".

* De esta manera la Superintendencia acepta expresamente que la palabra COOL tiene dos significados: fresco; tranquilo o calmado, en el mercado de bienes cuando se utiliza la palabra COOL se refiere a su primer significado, que hace alusión a la sensación que produce el producto en cuestión.

* La Superintendencia de Industria y Comercio al realizar su análisis aisló de manera indebida la expresión COOL del conjunto de la marca y en particular la palabra MENTHOL, con lo cual conforma la expresión descriptiva COOL MENTHOL que puede ser descriptiva para productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir tabaco y cigarrillos entre otros.

2. Argumentos de la contestación.

   * La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

   * Enuncia que: "para que un signo sea registrable como marca deber tener fuerza distintiva que la identifique entre otras del mercado".

   * Que la oficina nacional llevó a cabo el análisis de confundibilidad entre los signos en conflicto COOL MENTHOL STRIPE (mixto) solicitado y el signo KOOL (mixto) registrado, de la manera recomendada, es decir, de manera sucesiva y no simultánea.

   * Que entre el signo solicitado COOL MENTHOL STRIPE (mixto) presenta similitudes susceptibles de generar confusión e inducir a error al público consumidor, ya que a pesar de que la marca solicitada está acompañada de otros elementos, la parte relevante es COOL.

   * Que el consumidor promedio es confundible el signo solicitado respecto del registrado.

   * Que si bien el término COOL se encuentra en inglés, es ampliamente conocido por su concepto de fresco, tranquilo, calmado, siendo arbitraria sin que describa los productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad (Tercero Interesado)

   * La sociedad British American Tobacco (Brands) Inc en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal los siguientes argumentos:

   * Manifiesta que interviene en este caso en defensa de la legalidad de las resoluciones impugnadas, en razón a que la marca cuyo registro se pretende, que fue negado mediante resoluciones, se encuentra incursa en varias de las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina e infringe derechos previamente adquiridos de la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.

   * INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que será interpretada por ser pertinente.

   * CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

   En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

   * Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión y de asociación, similitud gráfica fonética e ideológica, reglas para efectuar el cotejo de marcas.

   * Comparación entre marcas mixtas y entre marcas mixtas y denominativas.

   * Los signos en idioma extranjero. Expresiones...