PROCESO 290-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 290-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2009-0426. Actor: CENTUR MARCAS S.A. Marca denominativa SUITE NIGHT SPRING.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Quito a los trece días del mes de mayo del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 3769 de 1 de diciembre de 2014, recibido por este Tribunal el 2 de diciembre de 2014 vía correo electrónico, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2009-0426.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 26 de febrero de 2015.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

   Partes:

   Demandante: CENTUR MARCAS S.A. (cesionario de la solicitud de la marca denominativa SUITE NIGHT SPRING, presentada por INDUSTRIAS SPRING S.A.).

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: MODANOVA S.A.

   INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES S.A.

   HECHOS:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad INDUSTRIAS SPRING S.A., solicitó el 10 de julio de 2006 el registro como marca del signo denominativo SUIT NIGHT SPRING, para amparar los siguientes productos de la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza: “Tejidos de algodón, cabezales de almohadas. Cobijas, dubets, fundas de almohadas, colchas de cama, colchas de cama de papel, manta de cama, ropa de cama, cobertores, fundas para cojines, tela para colchones, cortinas para materias textiles o de materias plásticas, cubrecamas, edredones (…)”.

   2. Una vez publicado el extracto del signo en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad MODANOVA S.A., formuló oposición sobre la base de la confundibilidad con sus marcas: denominativa SPRING (Clase 24) y denominativas SPRING – MAID (Clases 23, 24, 25 y 26).

   3. De igual manera, la sociedad INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES S.A., presentó oposición sobre la base de la confundibilidad con la marca denominativa AMERICAN NIGHT (Clase 20).

   4. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 53277 de 18 de diciembre de 2008, resolvió declarar infundada la oposición y concedió el registro solicitado.

   5. La sociedad MODANOVA S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   6. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 03612, de 29 de enero de 2009, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concedió ante su inmediato superior el recurso de apelación.

   7. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 07874 de 24 de febrero de 2009, resolvió el recurso de apelación, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad MODANOVA S.A., y negó el registro de la marca solicitada.

   8. La sociedad CENTUR MARCAS S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el anterior acto administrativo.

   9. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      1. Argumentos de la demanda.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   10. Sostiene que existe distintividad extrínseca y diferencias visuales gráficas, ortográficas y fonéticas entre las marcas en conflicto.

   11. Señala que no hay similitud susceptible de generar confusión o de inducir a error al público consumidor.

   12. Dice que la marca solicitada a registro tiene fuerza distintiva, ya que cuenta con dos aspectos: tiene la capacidad intrínseca para individualizar los productos para los cuales se solicita el registro, y tiene la capacidad extrínseca en cuanto no genera confusión con el signo opositor ya registrado.

   13. Argumenta, que la marca registrada se compone de una palabra, mientras que la solicitada a registro se compone de tres.

   14. Dice, que se ignoró la comparación conceptual de los signos confrontados, ya que evocan ideas totalmente distintas; una se refiere a la primavera y la otra a habitación en noche de primavera. El idioma inglés se ha incorporado a nuestra vida cotidiana.

   15. Expresa, que se violó el derecho a la igualdad, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio en casos similares ha procedido de otra manera.

   16. Indica que se ha ignorado “las características visuales del conjunto”; el impacto visual es relevante frente al público consumidor.

   17. Señala, que no existe riesgo de confusión y asociación.

   18. Arguye, que los signos coexisten pacíficamente en el mercado.

       2. Argumentos de la contestación de la demanda.

       Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

   19. Señala, que entre los productos que amparan los signos en conflicto existe conexión competitiva.

   20. Argumenta, que el demandante no probó la coexistencia real y efectiva de las marcas en conflicto, sin que exista riesgo de confusión en el consumidor. Los signos en conflicto amparan productos de la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza.

   21. Señala, que operó la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

       Por parte de los Terceros Interesados.

   22. Tal y como se desprende del Oficio 3769 de 1 de diciembre de 2014, expedida por el Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, no fueron enviadas las contestaciones de los terceros interesados.

       3. Referencia a los alegatos de conclusión presentados por el demandante.

   23. Sostuvo que la marca denominativa SPRING, registrada bajo el certificado 288493 para la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza, y que sirvió como fundamento de la oposición en el presente asunto, fue cancelada por no uso mediante Resolución 41022 de 6 de agosto de 2010. Por tal motivo, desapareció la causal de irregistrabilidad esgrimida.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

   24. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de las siguientes normas: artículos 134 y 136 de la Decisión 486.

   25. Se hará la interpretación solicitada, pero se restringirá la del artículo 134 a su literal a) y la del artículo 136 a su literal a)[1].

       CUESTIONES A INTERPRETARSE.

   26. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

1. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. La confusión ideológica vinculada con los signos en idioma extranjero.

2. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos.

3. La coexistencia de marcas de hecho.

4. ¿En este caso es necesario realizar el análisis de conexión competitiva?

5. La autonomía de la oficina de registro de marcas.

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

1. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR INDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. LA CONFUSIÓN IDEOLÓGICA VINCULADA CON LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO.

   27. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo denominativo SUIT NIGHT SPRING es confundible con la marca denominativa SPRING. La sociedad demandante sostuvo que los signos confrontados evocan ideas totalmente diferentes: uno se refiere a la primavera y el otro a una habitación en noche de primavera. Además afirmó que el idioma inglés se ha incorporado a nuestra vida cotidiana. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos, haciendo especial énfasis en la confusión ideológica vinculada con los signos en idioma extranjero.

   1. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013:

      “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

      El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente...