PROCESO 29-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 29-IP-2011

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 136 literales a) y h), 224, 225, 228 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Marca: BOSS (denominativa).

Actor: sociedad HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG.

Proceso interno Nº 2102-2010.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los seis días del mes de julio del año dos mil once.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa al literal a) de los artículos 82 y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2102-2010;

El auto de 9 de junio de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GMBH & CO.KG.

   Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

   Tercero interesado: sociedad C. CARBO & CIA. S.A.C.

   b) Hechos

   1. El 10 de enero de 2006, la sociedad C. CARBO & CIA. S.A.C. solicitó ante el INDECOPI el registro como marca del signo BOSS (denominativo), para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas.

   2. Contra dicha solicitud, la sociedad HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GMBH & CO.KG. presentó oposición sobre la base de sus marcas BOSS, HUGO BOSS & DISEÑO Y BOSS ENERGISE, todas registradas para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Por Resolución Nº 3750-2007/OSD-INDECOPI, de 28 de febrero de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, decidió “Declarar INFUNDADA la oposición formulada por HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GMBH & CO.KG. de Alemania, y en consecuencia INSCRIBIR (…) a favor de C. CARBO & CIA. S.A.C. de Perú, la marca de producto constituida por la denominación BOSS, para distinguir productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas de la Clase 5 de la Clasificación Internacional (…)”.

   4. Contra dicha Resolución, HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GMBH & CO.KG. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº 1468-2007/TPI-INDECOPI, de 26 de julio de 2007, decidió CONFIRMAR la Resolución Nº 3750-2007/OSD-INDECOPI.

   5. HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GMBH & CO.KG. interpuso demanda contencioso administrativa, contra las Resoluciones antes citadas, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número 7, de 19 de septiembre de 2008, donde la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró “INFUNDADA LA DEMANDA (…)”.

   6. Contra dicha Providencia HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GMBH & CO.KG. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú que por Providencia de 1 de enero de 2010, revocó la sentencia apelada, reformándola declarando fundada la demanda y, en consecuencia, nula la Resolución administrativa Nº 1468-2007/TPI-INDECOPI.

   7. Contra dicha Sentencia el INDECOPI interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que por Providencia de 2 de noviembre de 2010 declaró que “resulta necesario suspender el procedimiento del presente proceso judicial (…), a efectos de solicitar el Informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación del literal a) de los artículos 82 y 83 de la decisión (sic) 344 (…) lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia (…)”.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GMBH & CO.KG. en su escrito de demanda, manifiesta que:

   1. En la Resolución impugnada, el INDECOPI indicó que no existe conexión competitiva entre los productos de la Clase 3 y los productos de la Clase 5 que distinguen los signos en conflicto, lo cual es un error pues entre los productos que distinguen las Clase 3 y clase 5 sí existe conexión competitiva y “las marcas BOSS y BOSS (idénticas) evidentemente serán asociadas y vinculadas al origen empresarial de nuestra representada, causando confusión ante los consumidores y un gravísimo perjuicio a la demandante”.

   2. El INDECOPI para realizar su análisis, sólo tomó en cuenta algunos productos comprendidos en la Clase 3, como son los productos cosméticos empleados para el embellecimiento y cuidado de las personas, y no todos los productos de la Clase como “preparaciones para blanquear y otras sustancias para colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas)” los cuales están directamente relacionados con los productos de la Clase 5, específicamente con los productos que distingue el signo solicitado en conflicto: “productos para la eliminación de animales dañinos, fungicidas y herbicidas y los productos de limpieza, de pulido, de desengrasar y de raspar”.

   3. Reiterando el argumento de la conexión competitiva entre los productos de la Clase 3 y los de la Clase 5, que distinguen los signos en conflicto, afirma que dichos productos “se pueden expender en los mismos lugares (supermercados, tiendas de limpieza, etc.) en donde fácilmente encontramos insecticidas y fungicidas, al costado de productos de limpieza y de eliminación de gérmenes”.

   4. Su marca BOSS “cuenta desde hace muchos años con prestigio, renombre, aceptación, vinculación con calidad y posicionamiento en el mercado, todo lo cual responde a la inversión y trabajo realizado durante muchos años. Es evidente que el público consumidor asociaría directamente un producto marca ‘BOSS’, con nuestra representada y VINCULARÍA los productos y/o servicios otorgándoles erróneamente un mismo origen empresarial”.

   5. Para el análisis de confundibilidad debe tomarse en cuenta la confusión gráfica, fonética e ideológica y “para los efectos del examen comparativo, debe considerarse principalmente aquellas características que son capaces de ser recordadas por el público consumidor”.

   6. Realizado un análisis comparativo entre los signos en conflicto “es evidente la IDENTIDAD en los signos, siendo el único elemento relevante el denominativo, el cual identificará el origen empresarial (…). En ese orden de ideas, se puede apreciar que no existen diferencias entre ambas marcas por lo que resulta evidente el riesgo de confusión que se producirá entre los consumidores, más aún cuando la marca BOSS no obedece a un término preexistente, en idioma español, sino que es un signo arbitrario para el mercado peruano”.

      d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

      El INDECOPI contesta la demanda y manifiesta:

   1. Respecto al argumento sobre el que versa la demanda de que existiría vinculación o conexión competitiva entre los productos que distinguen las marcas en conflicto afirma que “para determinar si dos marcas son confundibles, se debe tomar en cuenta los productos o servicios que distinguen” y si éstos se encuentran vinculados entre sí.

   2. Además, “la figura de la ‘VINCULACIÓN de productos’ conocida también como ‘conexión competitiva’ debe ser apreciada de acuerdo a su connotación jurídica y no bajo su acepción común o usual” y que “estamos ante un tipo de ‘vinculación’ diferente a la categoría jurídica denominada ‘conexión competitiva’”.

   3. La conexión o la vinculación entre los productos distinguidos por los signos en conflicto “consiste en una relación de tipo material, el cual, en el presente caso se genera por razones estrictamente utilitarias. El que los productos confrontados expidan un aroma, sólo constituye un plus sobre la función principal del producto. Y es que, así como los insecticidas que huelen bien pueden ser más requeridos que aquellos que no lo hacen, los productos de limpieza que al mismo tiempo aromatizan, son por lo general preferidos por las amas de casa (…)”. Por lo tanto, “la vinculación por la presencia de un aroma en ambos productos que ha citado la actora, resulta ser jurídicamente irrelevante, ya que no son pocos los productos que poseen aroma, y que sin perjuicio de ello, se trata de productos absolutamente distintos”.

   4. En el caso concreto “encontramos que la marca de la demandante, que identifica PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PULIDO, DESENGRASE Y ABRASIVOS, de la clase 03 de la N.O. no posee ‘conexión competitiva’ o ‘ vinculación’ (jurídicamente relevante) con los PRODUCTOS INSECTICIDAS (sic), HERBICIDAS Y FUNGICIDAS que distingue la marca de nuestra litisconsorte BOSS y logotipo (sic) de la clase 05 de la N.O. dado que las relaciones o conexiones entre los mismos no son conexiones competitivas, son sólo similitudes secundarias incapaces de inducir a confusión”.

   5. Finalmente, “Bajo este contexto, tenemos que en razón a que los productos en referencia, NO están dirigidos a un mismo consumidor, al no ser ofrecidos en los mismos centros de venta y al ser –en suma- productos que NO se complementan en el proceso de comercialización o mercado se concluye, los mismos no poseen conexión competitiva, y por ende, los signos que los identifican, pese compartir (sic) un vocablo idéntico como es BOSS, no serán apreciados como originarios de una misma...