PROCESO 289-IP-2014

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 289-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: GELATINA TWISTOON COLANTA (mixta).

Demandante: COOPERATIVA COLANTA LTDA.

Proceso interno: 2011-00012.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez días del mes de junio del año dos mil quince.

VISTOS:

El 2 de diciembre de 2014, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2007-00289.

El auto de 13 de mayo de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

Partes en el proceso interno.

Demandante: COOPERATIVA COLANTA LTDA.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: GASEOSAS POSADA TOBON S.A.

Hechos.

* El 10 de marzo de 2009, la Cooperativa Colanta LTDA., solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca "GELATINA TWISTOON COLANTA" (mixta), para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

* Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, interpuso oposición contra el registro solicitado, la sociedad Gaseosas Posada Tobon S.A. con fundamento en el registro de sus marcas: TWIST (mixt

1. Certificado 57001, Clase 33; TWIST FROST (mixta) Certificado 252464, Clase 32, TWIST FROST (mixta) Certificado 249418, Clase 32; TWIST (mixta) Certificado 260691, Clase 32; FRUTY TWIST (mixta) Certificado 272127, Clase 32 y TWIST (mixta) Certificado 276.688 Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

   * Por Resolución 16266 de 24 de marzo de 2010, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca solicitada.

   * La sociedad Gaseosas Posada Tobon S.A. interpuso los recursos de reposición y en subsidio apelación en contra de la Resolución 16266.

   * Mediante Resolución 25357 de 14 de mayo de 2010, la División de Signos Distintivos, resolvió el recurso de reposición presentado, confirmando la decisión contenida en la Resolución 16266, concediendo, además, el recurso de apelación.

   * Por Resolución 43593 de 23 de agosto de 2010, se resolvió el recurso de apelación interpuesto, revocándose la decisión contenida en la Resolución 16266 de 24 de marzo de 2010; y, en consecuencia se declaró fundada la oposición formulada y negó el registro de la marca "GELATINA TWISTOON COLANTA" (mixta), para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

   * La Cooperativa Colanta Ltda., interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra lo resuelto por la Resolución 43593.

   * La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante providencia de 15 de febrero de 2013, dispuso la solicitud de la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486.

   Argumentos de la demanda.

   La Cooperativa Colanta Ltda., presentó demanda bajo los siguientes argumentos:

   * La resolución impugnada viola lo dispuesto por los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486.

   * El análisis de confundibilidad de los signos se hizo de forma indebida y fuera de los parámetros legales, desconociéndose el aspecto en conjunto de los mismos. Pues no analizó en su integridad la marca solicitada "GELATINA TWISTOON COLANTA" (mixta), tal como aparece en el logo presentado en la solicitud. Tomándose solamente en cuenta la expresión TWIS, ni siquiera TWISTOON, fraccionamiento que se encuentra prohibido por las reglas de comparación en marcas. Excluyéndose del análisis elementos fundamentales y especialmente distintivos, como la palabra COLANTA escrita en forma característica, con los que conforma un logo perfectamente distintivo y registrable.

   * Si bien los signos comparten el término TWIS, ello no es suficiente para establecer el riesgo de confusión entre ellos, pues es necesario observar los signos en su conjunto, de manera sucesiva y no simultánea, pues esa es la forma en que los consumidores perciben los signos en el mercado. De esta manera se determinará que el signo solicitado está conformado por diversos elementos, que le otorgan una percepción gráfica y fonética particular, distinta a la de las marcas registradas.

   * Las expresiones adicionales que acompañan a algunos de los signos opositores (FROST/FRUTY), así como el gráfico que contiene la marca TWIST, permite que cada uno de los signos sea fácilmente diferenciado dentro del mercado.

   * Además de las diferencias de fondo que existen entre las marcas en conflicto, las mismas distinguen productos diferentes, sin conexión competitiva y están registradas para clases diferentes, lo cual hace más remota la posibilidad de confusión, pues para el consumidor medio, no habrá lugar a confundir una gelatina que está en la Clase 29, que es el producto que se pretende amparar con la marca que se solicita registro, con la cerveza, ron o agua, productos comprendidos en las Clases 32 y 33, que distinguen las marcas fundamento de oposición y de la negación del registro. Situación que no fue tomada en cuenta por la autoridad administrativa, quien de manera inexplicable concluyó que los productos protegidos por el signo solicitado, pueden ser relacionados con los que amparan las marcas registradas.

   * El término TWIST está presente en decenas de marcas registradas a favor de diferentes titulares en Colombia en diversas clases, incluidas las Clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional, que han coexistido con las marcas fundamento de negación del registro sin generar ningún tipo de confusión o asociación.

   * Finalmente, entre los signos enfrentados GELATINA TWISTOON COLANTA (mixta) y TWIST, TWIST FROST y FRUTY TWIST, no existe similitud desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual, con la suficiente capacidad para llevar al público a error al momento de adquirir los productos, de lo que se puede concluir que es posible la convivencia pacífica de las marcas en mención en el mercado sin problema alguno.

   Argumentos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

   * Que del análisis de registrabilidad del signo solicitado: "GELATINA TWISTOON COLANTA" (mixta), se concluyó que el elemento predominante dentro de los conjuntos enfrentados, es el denominativo, por la fuerza de las palabras. Siendo ello así se tiene que los signos en conflicto son susceptibles de generar riesgo de confusión, toda vez que el signo solicitado, reproduce la denominación que lleva la carga distintiva de las marcas previamente registradas: TWIST, siendo que los complementos del conjunto del signo solicitado no son suficientes para otorgarle la suficiente distintividad, para que la misma pueda coexistir en el mercado, presentándose una confusión indirecta que llevaría al consumidor a asociar el signo solicitado "GELATINA TWISTOON COLANTA" (mixta), con las marcas previamente registradas, generando la idea en el consumidor que el signo solicitado proviene de la misma empresa.

   * Que entre los productos que distinguen los signos en conflicto existe conexión competitiva, toda vez que los productos brindados en ambos casos, así pertenezcan a diferentes clases en el nomenclador Internacional de Niza, se corresponden, es decir, los productos del signo solicitado, productos alimenticios de origen animal "gelatina de uso alimenticio", se relaciona con zumos de frutas, aguas minerales y bebidas no alcohólicas, pertenecientes a las marcas previamente registradas, los cuales son para el consumo humano. Asimismo, en ambos casos, los productos en mención suplen una necesidad básica: satisfacer la sed de los consumidores.

   * Que los productos de los signos en conflicto son sustitutos y se pueden complementar, lo que conlleva a que el consumidor no identifique el origen empresarial de cada producto. En ese mismo sentido, los productos que distinguen las marcas en conflicto se pueden encontrar ubicados en el mismo lugar, dentro de los supermercados, por lo que, un consumidor puede pensar que éstos son fabricados por un mismo empresario.

   La sociedad Gaseosas Posada Tobon S.A. (Tercero interesado), en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

   * Es titular de la marca nominativa TWIST, Certificado 276.688 Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual se derivan sus otras marcas TWIST FROST y FRUTY TWIST, en las cuales su elemento distintivo y predominante indiscutiblemente es el término TWIST.

   * Resulta evidente que se ha reproducido totalmente su marca TWIST, en el signo solicitado. Siendo las palabras GELATINA y COLANTA, así como los colores reivindicados, irrelevantes para realizar el análisis de confundibilidad. Debiéndose efectuar el mismo sobre la base de la palabra TWISTOON, que por su tamaño y colocación es el elemento principal del signo denegado. En suma los signos TWIST y TWISTOON (el cual es simplemente la marca TWIST y...