PROCESO 287-IP-2014

Emisor:Comisión de la Comunidad Andina
 
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PROCESO 287-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. Actor: VISOR Y CIA. LIMITADA. Marca: NEOVITAL (mixta). Expediente Interno: 2009-00195.

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 24 días del mes de marzo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 3772 del 1 de diciembre del 2014, recibido vía correo electrónico el 2 de diciembre de 2014, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00195.

El Auto de 4 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

  1. Antecedentes

    1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: VISOR Y CIA. LIMITADA

      Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA

      Tercero interesado: LABORATORIOS PHARMAVID LTDA.

    2. Hechos:

    3. El 12 de diciembre de 2007, la sociedad VISOR Y CIA. LIMITADA solicitó el registro de la marca NEOVITAL (mixta), para distinguir productos de la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

    4. Una vez la solicitud fue publicada, LABORATORIOS PHARMAVID LTDA. presentó oposición contra la solicitud de registro por ser confundible con la marca registrada NEWVITAL-PAT (mixta) que distingue productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

    5. Mediante Resolución 36753 de 29 de setiembre de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIOS PHARMAVID LTDA. y, en consecuencia, denegó el registro de la marca NEOVITAL (mixta) para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

    6. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 041544 de 28 de octubre de 2008, resolvió el Recurso de Reposición interpuesto por VISOR Y CIA. LIMITADA y confirmó la Resolución 36753 de 29 de septiembre de 2008.

    7. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 50351 de 28 de noviembre de 2008, resolvió el Recurso de Apelación interpuesto por VISOR Y CIA. LIMITADA, confirmando la Resolución 36753 de 29 de septiembre de 2008.

    8. Por lo anterior, la sociedad actora interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las citadas Resoluciones ante el Consejo de Estado.

    9. El 16 de setiembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    10. Argumentos de la demanda:

    11. VISOR Y CIA. LIMITADA sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

      - La SIC debió tomar en consideración que la marca NEWVITAL-PAT (mixta) es un signo de naturaleza y carácter débil dado que está conformada por los vocablos ‘NEW’, ‘VITAL’ y ‘PAT’ que son de uso común de los productos de las Clases 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - La marca NEWVITAL-PAT (mixta) utiliza la expresión inglesa ‘NEW’ que es sustancialmente diferente al fonema ‘NEO’ de la marca NEOVITAL (mixta) solicitada a registro, diferencia que se incrementa en el hecho que la primera marca está acompañada de la expresión ‘PAT’ que no se encuentra en la última.

      - Precisó que la partícula ‘NEW’ de la marca NEWVITAL-PAT (mixta) no es fácilmente comprensible para la mayoría de la población, por lo que no se puede sostener que sea confundible con la partícula ‘NEO’ de la marca solicitada a registro.

      - Manifestó que ambas marcas analizadas son mixtas, siendo que en el caso de NEOVITAL (mixta) es preponderante el elemento figurativo, hecho que la distingue de la marca NEWVITAL-PAT (mixta).

      - En virtud del principio de especialidad, la mencionada marca de la empresa LABORATORIOS PHARMAVID LTDA. limitaba su protección única y exclusivamente a la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, careciendo de fundamento que se oponga a la marca NEOVITAL (mixta) para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Alegó que la SIC no hizo un análisis de fondo de la marca NEOVITAL (mixta), omisión que vulnera el artículo 150 de la Decisión 486 toda vez que se expidieron resoluciones que carecen de motivación.

    12. Argumentos de las contestaciones a la demanda:

    13. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO contestó la demanda señalando lo siguiente:

      - La marca NEOVITAL (mixta) reproduce una gran extensión del elemento denominativo de la marca registrada NEWVITAL-PAT (mixta), sin que se pueda alegar que la palabra ‘PAT’ en la marca registrada logre disminuir las semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales existentes.

      - Las marcas contrastadas presentan un alto grado de identidad, lo que se evidencia del hecho que ambas contienen en la misma posición el sufijo ‘VITAL’, inician de la misma forma y sólo encuentran una mínima diferencia en una de las vocales que las conforman, pero visualmente se perciben de manera idéntica.

      - Sostuvo que en el campo fonético se hacen mucho más evidentes las similitudes que presentan cada uno de los signos en controversia, pues la estructura de sus composiciones hacen que fonéticamente se pronuncien igual.

      - En el campo conceptual o ideológico, ambas marcas hacen referencia a los mismos conceptos toda vez que las partículas ‘NEO’ y ‘NEW’ se refieren al concepto de novedad o algo nuevo, y ‘VITAL’ se refiere a que algo está dotado de energía o impulso.

      - Adujo que no obstante las marcas contrastadas pretenden proteger productos de clases distintas, éstos se encuentran relacionados competitivamente pues tienen la misma finalidad, en el sentido que tienen la función de regenerar, revitalizar e inmunizar las células del organismo humano.

    14. En el presente caso, no obra en el expediente la contestación a la demanda por parte de LABORATORIOS PHARMAVID LTDA.

  2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

    1. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1]. Procede la interpretación solicitada.

  3. CUESTIONES A INTERPRETAR

    Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

    1. Comparación entre marcas mixtas.

    2. Palabras en idioma extranjero.

    3. Partículas de uso común. Marca débil.

    4. Conexión competitiva entre las Clases 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

    5. Debida motivación de las resoluciones administrativas.

  4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

    1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

    2. En el presente proceso, VISOR Y CIA. LIMITADA solicitó el registro de la marca NEOVITAL (mixta) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. LABORATORIOS PHARMAVID LTDA. formuló oposición contra la mencionada solicitud sobre la base de su marca NEWVITAL-PAT (mixta) registrada dentro de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

    3. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente:

      Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud:

    4. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

    5. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo. La doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad[2].

    6. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

      “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

      El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las...

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