PROCESO 019-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 019-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: ERAXIS (denominativa). Actor: Laboratorio Franco Colombiano - LAFRANCOL S.A. Expediente interno: Nº 2008-00020.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 27 días del mes de abril del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio Nº 0358, de 09 de febrero de 2011, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2008-00020.

El auto de admisión a trámite de fecha 13 de abril de 2011.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: Laboratorio Franco Colombiano - LAFRANCOL S.A.

      Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia.

      Tercero interesado: Vicuron Pharmaceuticals Inc.

   2. Determinación de los hechos relevantes:

      2.1. Hechos:

      El 14 de octubre de 2005, VICURON PHARMACEUTICALS INC., solicitó el registro del signo ERAXIS (denominativo) para distinguir preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de infecciones micóticas o de hongos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

      Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 562, de 31 de marzo de 2006, siendo que la demandante Laboratorio Franco Colombiano - LAFRANCOL S.A. presentó oposición en base a su marca registrada EROXIM (denominativa y mixta).

      Mediante Resolución Nº 34387, de 14 de diciembre de 2006, se declara infundada la oposición planteada y se concede el registro solicitado. Mediante Resolución Nº 11792, de 27 de abril de 2007, se resuelve el recurso de reposición, confirmándose la resolución anterior. Mediante Resolución Nº 22676, de 30 de julio de 2007, se resuelve el recurso de apelación, confirmándose la resolución anterior, agotándose así la vía gubernativa.

   3. Fundamentos de la Demanda:

      El demandante Laboratorio Franco Colombiano - LAFRANCOL S.A. manifestó lo siguiente:

      Los signos confrontados ERAXIS (denominativo) y EROXIM (denominativo y mixto) son confundibles al punto de causar riesgo de confusión en el público consumidor, además que pretenden distinguir los mismos productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, como quiera que la coincidencia de letras equivale en términos porcentuales al 66% y se encuentran ubicadas en las mismas posiciones, máxime si se tiene en cuenta que se trata de denominaciones de fantasía.

   4. Fundamentos del demandado:

      El demandado Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia, manifiesta lo siguiente:

      Los signos confrontados ERAXIS (denominativo) y EROXIM (denominativo y mixto) no son confundibles al punto de causar riesgo de confusión en el público consumidor, ya que la expresión EROX- es un término comúnmente utilizado para productos de la Clase 05 y, por lo tanto, no es susceptible de apropiación por un particular, teniendo dicha partícula un carácter de descriptividad, determinando ello una marca débil.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   El Juez Consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

   Artículo 134

   A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   (…)

   .

   (…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el procedimiento administrativo interno, se resolvió conceder el registro del signo solicitado ERAXIS (denominativo). Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos:

   • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044.

   • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427.

   En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: “Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.”

   Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

   Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1)...