PROCESO 286-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 286-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Cancelación del registro de la marca: BICART (denominativa). Demandante:

CORPORACiÓN BIOTEC S.A.C. Proceso interno 11039-2013-0-1801-JR-CA-25.

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, adopta la presente interpretación prejudicial por mayoría, de conformidad a lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno.

VISTOS:

El 16 de junio de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, relativa al artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 11039-2013-0-1801-JR-CA-

25.

El auto de 20 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió

admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

1. ANTECEDENTES.

   Partes en el proceso interno:

   Demandante: CORPORACiÓN BIOTEC S.A.C.

   instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú.

   Hechos.

   1. El 21 de mayo de 1997, se concedió en favor de Gambro Lundia AB la marca BICART (denominativa) para distinguir productos farmacéuticos especialmente concentrados en el líquido o en polvo para la reparación de diálisis o reemplazo de fluidos para hemodiálisis, hemodiafiltración, diálisis peritoneal o plasmaféresis, productos comprendidos en la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. El 27 de octubre de 2008, Corporación Biotec S.A.C. solicitó la cancelación del referido registro.

   3. Por Resolución 1929-2009/CSD-INDECOPI, se declaró fundada la acción de cancelación de registro de marca.

   4. Gambro Lundia AB presentó recurso de apelación contra la Resolución 1929-

   2009/CSD-1 NDECOPI.

   5. EI12 de abril de 2010, mediante Resolución 808-2010ITPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual confirmó la Resolución 1929-2009/CSD-INDECOPI.

   6. El 20 de julio de 2010, Corporación Biotec S.A.C., ejerciendo su derecho preferente, solicitó el registro de la marca BICART (denominativa), para distinguir productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5.

   7. El 5 de octubre de 2011, mediante Resolución 015416-2010, el INDECOPI concedió el registro de la marca BICART (denominativa) en favor de Corporación Biotec S.A.C. para distinguir productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   8. El 23 de mayo de 2011, mediante Resolución 1067-2011ITPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual dispuso que la Dirección de Signos Distintivos inicie de oficio la nulidad del registro de la marca BICART (denominativa),

   dado que al momento de su otorgamiento no se tuvo en cuenta la solicitud de registro correspondiente al signo BICARSODIO para distinguir productos en la Clase 5, solicitada el 3 de mayo de 2007 por Laboratorios Trifarma S.A.

   9. El 4 de noviembre de 2011, la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) dispuso iniciar de oficio la nulidad del registro de la marca.

   2 '10. El 3 de aqosto de 2012, mediante Resolución 2591-2012/CSD-INDECOPI, se declaró fundada la acción de nulidad de oficio y, en consecuencia, nulo el registro de la marca BICART (denominativa) en la Clase 5.

   11. El 10 de septiembre de 2012, Corporación Biotec S.A.C. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 2591-2012/CSD-INDECOPI.

   12. El 17 de septiembre de 2013, mediante Resolución 3150-2013ITPI-

   INDECOPI, se confirmó la Resolución 2591-2012/CSD-INDECOPI.

   13. El 27 de diciembre de 2013, Corporación Biotec S.A.C. interpuso demanda contencioso administrativa peticionando la nulidad de la Resolución 3150-

   2013ITPI-INDECOPI.

   14. El 19 de enero de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda.

   15. Mediante escrito de 5 de febrero de 2015, ellNDECOPI interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 19 de enero de 2015.

   16. El 11 de junio de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 168 de la Decisión 486.

   Argumentos de la demanda.

   CORPORACiÓN BIOTEC S.A.C. presentó demanda bajo los siguientes argumentos:

   17. La Resolución materia de impugnación no se ha dictado conforme al ordenamiento jurídico ni comprende las cuestiones surgidas de la motivación,

   que no resulta ser ni expresa ni relacionada en forma concreta y directa con los hechos probados y relevantes del caso, como tampoco existe una exposición válida de las razones jurídicas y normativas ni de los probados que justifiquen la decisión adoptada, sobre todo, teniendo en cuenta que no se ha pronunciado sobre cada una de las cuestiones planteadas por Corporación Biotec S.A.C.

   18. Se ha incurrido en doble infracción, debido a que además de no pronunciarse sobre los argumentos de nuestra parte, se ha pretendido imponer un criterio que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ya había resuelto y que se centra en el hecho que el derecho preferente, por ser excepcional, se antepone al derecho de prelación. En el presente caso, la solicitud de registro de la marca BICART (denominativa), al existir la excepción de haber obtenido 3 decisión T':IVO'i2bie por acción de cancelación, tiene preferencia sobre la solicitud de registro de la marca BICARSODIO.

   19. En lo que respecta al procedimiento del que se deriva la presente acción, lo que pretendemos argumentar es que claramente dimos a conocer el mejor derecho que existía a favor del registro de la marca BICART (denominativa),

   siendo ello razón suficiente para que se haya declarado infundada la acción de cancelación del registro de dicha marca y que finalmente no se dio.

   20. Con el fin que el derecho preferente sea entendido de forma íntegra y bajo la aplicación de la tutela efectiva, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha interpretado adecuadamente los alcances del artículo 168 de la Decisión 486 que otorga una protección preferente al derecho preferente derivado de una acción de cancelación por sobre una solicitud de registro de marca presentada con anterioridad al inicio del procedimiento de cancelación.

   21. Habiéndose contravenido las leyes y al no haberse pronunciado sobre las cuestiones de hecho y de derecho planteadas, la resolución motivo de la demanda resulta ser nula y el procedimiento administrativo en segunda instancia, un procedimiento irregular.

   Argumentos de la contestación a la demanda.

   EIINDECOPI presentó contestación a la demanda manifestando que:

   22. Si bien Corporación Biotec S.A.C. ejerció su derecho preferente en virtud a la cancelación de la marca BICART (denominativa), ello no eximió a la Autoridad Administrativa de la evaluación correspondiente a fin de determinar si el signo solicitado se encontraba incurso en alguna prohibición de registro.

   23. Se advierte que la fecha de presentación de la solicitud de cancelación de la marca BICART (denominativa), fecha que se le atribuye a su solicitud de registro sobre la base del derecho preferente, fue presentada con posterioridad a la solicitud de registro del signo BICARSODIO.

   24. Corporación Biotec S.A.C. no puede invocar un mejor derecho respecto de la solicitud de registro del signo BICARSODIO, aun cuando haya ostentado un derecho preferente frente al registro de la marca...