PROCESO 286-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2122170-24574500

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 286-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: Héctor Humberto Cáceres Mora. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Marca: "WANAMA" (mixta). Expediente Interno: 2008-00067.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince (15) días del mes de julio del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 3774 de 1 de diciembre de 2014, recibido por este Tribunal el 2 de diciembre de 2014, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2008-00067.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 13 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1. ANTECEDENTES.

Partes

Demandante: HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA

Parte contraria: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero Interesado: BIG BLOOM, S.A.

Hechos:

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

* El 2 de marzo de 2005 la sociedad BIG BLOOM, S.A. solicitó el registro de la marca WANAMA (mixta) para identificar productos en la Clase 9 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

* La División de Signos Distintivos en virtud de que la solicitud cumplía con los requisitos de forma establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y procedió a publicar su extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial 555 del 31 de agosto de 2005.

* El 12 de septiembre de 2005, el señor Héctor Humberto Cáceres Mora presentó escrito de oposición sobre la base del registro de la marca JOE BANANA (mixta) para identificar productos y servicios en las Clases 18, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

* El 4 de noviembre de 2005 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio procedió a emitir el oficio sin fecha que contiene la admisión a trámite de la oposición presentada contra el registro de la marca WANAMA (mixta) concediendo al solicitante un término de treinta días para que sustente su solicitud.

* El 31 de marzo de 2007 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante resolución 16057 declaró infundada la oposición presentada y en consecuencia concedió el registro de la marca WANAMA (mixta) para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

* El 20 de junio de 2007 el señor HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 16057 emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

* El 3 de agosto de 2010 la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución 39411, mediante la cual resolvió el recurso de reposición formulado, confirmando la Resolución 16057 de 20 de junio de 2007.

* El 29 de abril de 2011 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución 23329, mediante la cual resolvió el recurso de apelación formulado, confirmando la resolución 16057 de 31 de marzo de 2007, agotándose la vía gubernativa.

* El señor HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA presentó acción de nulidad.

* Mediante providencia de 17 de septiembre de 2013, el Consejo de Estado suspende el proceso y solicita Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

+ Argumentos contenidos en la demanda.

* El señor RICHARD ORLANDO URBANO FLOREZ, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

* Alega que: "al proferirse las resoluciones respecto de las cuales se solicita su nulidad, la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina al conceder el registro de la marca WANAMA (mixta) Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que dicho signo carece de la capacidad intrínseca y extrínseca para poder ser considerada como marca, teniendo en cuenta que ésta reproduce totalmente una marca previamente registrada".

* Menciona que: "es un signo que a pesar de percibirse por los sentidos, no es distintiva ya que no tiene la capacidad de diferenciarse de cualquier otro signo y por lo tanto no puede ser objeto de un derecho privativo".

* Manifiesta que: "la marca registrada es similarmente confundible a la marca previamente registrada por mi cliente, en razón de su similitud fonética y gráfica y de permitirse su utilización en el mercado, inducirá sin lugar a dudas al público consumidor a error, vulnerando no solo los derechos de mi cliente sino los del público consumidor".

* Afirma que: "las marcas objeto de comparación están compuestas por el mismo número de letras, por las mismas vocales en el mismo orden y además una parte figurativa similarmente confundible. (...) La marca registrada por mi cliente está compuesta por seis letras, las cuales son reproducidas en forma prácticamente idéntica por la marca registrada con posterioridad".

* Sostiene que: "las denominaciones en conflicto son pronunciadas en forma muy similar, para lo cual han de tomarse en cuenta los elementos que forman parte de la marca consistente en la expresión BANANA que frente a la expresión WANAMA, no resulta suficientemente distinta presentándose similitud fonética".

* Enuncia que: "como puede apreciarse fácilmente las marcas en conflicto son prácticamente idénticas, por lo que la Superintendencia de Industria y Comercio erró en su análisis, atribuyéndole a la solicitud unas diferencias sustanciales, que como se acaba de apreciar no existen".

* Afirma que: "es evidente que la marca indebidamente registrada deja en la mente de cualquier persona la imagen de la marca ya registrada, por lo que la expresión WANAMA (mixta) a la luz de este criterio no es registrable".

* Concluye que: "la similitud entre dos marcas no depende de las diferencias entre ellas, sino de elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos".

+ Argumentos de la contestación a la demanda.

* La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

* Alega que: "La Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina. (...) El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió legal y válidamente las Resoluciones (...) concediendo el registro de las marcas WANAMA (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la nomenclatura vigente, solicitada por la Sociedad Big Bloom S.A. (...) La Oficina Nacional Competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia de marca, garantizando el...