PROCESO 285-IP-2014

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 285-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: ANAVANA (mixta).

Actor: sociedad SÃO PAULO ALPARGATAS S.A.

Proceso interno 2008-00407.

Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los trece días del mes de mayo del año dos mil quince.

VISTOS:

El 2 de diciembre de 2014, se recibió en este Tribunal, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera solicitando la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno;

El auto de 10 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   Partes en el proceso interno.

   Demandante: Sociedad Sao Paulo Alpargatas S.A.

   Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: Andrea Vanesa Agudelo Diez.

   Hechos.

   1. El 22 de septiembre de 2006, la señora Andrea Vanesa Agudelo Diez, solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo “ANAVANA” (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad Sao Paulo Alpargatas S.A. interpuso oposición contra el registro solicitado, con fundamento en el registro de su marca HAVAIANAS (mixta), en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, certificado 269109.

   3. Por Resolución 36358 de 31 de octubre de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca solicitada.

   4. La sociedad Sao Paulo Alpargatas S.A. interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 36358.

   5. Mediante Resolución 42227 de 17 de diciembre de 2007, la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición presentado, confirmando la decisión contenida en la Resolución 36358.

   6. Por Resolución 8887 de 27 de marzo de 2008, se resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la Resolución 36358.

   7. La sociedad Sao Paulo Alpargatas S.A., interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra lo resuelto por la Resolución 36358.

   8. La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante providencia de 17 de septiembre de 2013, dispuso la solicitud de la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b), y 136 literal a) de la Decisión 486.

      Argumentos de la demanda.

      La sociedad Sao Paulo Alpargatas S.A., presenta demanda bajo los siguientes argumentos:

   9. La resolución impugnada viola lo dispuesto por los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486.

   10. El signo ANAVANA (mixto) no está previsto de la suficiente fuerza distintiva para ser registrado como marca.

   11. La palabra ANAVANA no es distintiva desde su aspecto extrínseco, pues es similarmente confundible con su marca registrada HAVAIANAS, certificado 269109.

   12. Que su empresa, es una compañía brasileña fundada en 1907 y desde su inicio se dedicó a la fabricación de alpargatas rueda, lona y encerados. En 1962 lanzó su marca HAVAINAS en Brasil para identificar sandalias hechas de caucho. Su marca ha tenido un éxito abrumador en el mercado global, habiendo traspasado las fronteras del Brasil.

   13. Que el elemento preponderante en ambas marcas es el elemento denominativo y sus elementos gráficos son secundarios y no esenciales. Dicho ello se tiene que el elemento denominativo del signo ANAVANA y el de la marca registrada HAVAIANAS, desde el punto de vista ortográfico y fonético, son muy similares al punto de generar un inminente riego de confusión en el público consumidor, más aún si ambas están destinadas a distinguir los mismos productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   14. Que las marcas en conflicto están relacionadas competitivamente, pues comparten los mismos canales de comercialización y la misma naturaleza o finalidad en el mercado. Por lo tanto, resulta evidente que el signo ANAVANA (mixto), se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

       Argumentos de la contestación a la demanda.

       La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

   15. Que efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas ANAVANA y HAVAIANAS, no arroja confusión, por cuanto en su conjunto cada uno de los signos se encuentra provisto de la suficiente carga diferenciadora e individualizadora, en tal sentido que al ser visualizados desde su forma gráfica y pronunciados desde el punto de vista fonético, son percibidos de distinta manera.

   16. Así, la marca ANAVANA se compone de una sola expresión de siete letras y la marca HAVAIANAS, se compone de nueve letras. Además, los signos tienen una percepción sonora y auditiva completamente diferente y al ser de diferente composición mal puede alegarse confundibilidad entre los mismos.

   17. Que entre los signos en conflicto ANAVANA (mixta) y HAVAIANAS (mixta), existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciados entre sí; siendo ambos lo suficientemente distintivos, permitiendo su coexistencia pacífica en el mercado, sin generar riesgo de confusión o asociación entre los consumidores, esto es, respecto a la adquisición y uso de los productos que ambas distinguen, y respecto a la idea de asignarles el mismo origen empresarial o que existe vinculación jurídica o económica entre sus titulares, o que se trata de una nueva gama de productos de determinada empresa, lo que efectivamente no sucede en el presente caso.

       Andrea Vanesa Agudelo Diez (Tercero interesado), en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

   18. Que las marcas en conflicto son ortográfica, fonética y visualmente distintas.

   19. Sumado a ello se tiene que el elemento gráfico de ambas es totalmente diferente, lo que hace posible que éstas puedan coexistir pacíficamente en el mercado sin causar riesgo de confusión en los consumidores.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

   20. Que, los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del...