PROCESO 284-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 284-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia; y, de oficio, del artículo 134 literales a), b) y g) de la misma normativa. Marca: “TISQUESUSA” (mixta). Expediente Interno: 2007-00011.

Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera Sala de lo contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 3777 de 1 de diciembre de 2014, recibido vía correo electrónico el 2 de diciembre de 2014, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial a fin de resolver el proceso interno 2007-00011.

El Auto de 20 de marzo de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: Banco de la República

      Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia.

      Rafael Antonio Nieto Vanegas

   2. Determinación de los hechos relevantes:

      1. El 26 de septiembre de 2005, el señor Rafael Antonio Nieto Vanegas solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca TISQUESUSA (mixta), para distinguir los productos de la Clase 33 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

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      2. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 557 de 31 de octubre de 2005, sin que fuera objeto de oposición por parte de terceros.

      3. Mediante la Resolución 8883 de 11 de abril de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concendió el registro de la marca TISQUESUSA (mixta) para distinguir bebidas alcohólicas (excepto cervezas) de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

      4. El Banco de la República interpuso demanda de nulidad en contra de la Resolución 8883 ante el Consejo de Estado, alegando que el registro del signo solicitado supone el otorgamiento a un particular de un privilegio de uso sobre un conjunto de expresiones culturales de las comunidades indígenas colombianas, demanda que fue admitida a trámite el 9 de febrero de 2007.

      5. El 17 de septiembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial.

      6. Mediante auto de 1 de diciembre de 2014, recibido en este Tribunal el 2 de diciembre de 2014, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2007-00011.

   3. Fundamentos de la demanda:

      7. La demandante Banco de la República sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

      – Cuenta con legítimo interés para presentar la demanda de nulidad, ya que realiza, además de las funciones propias de un banco, actividades de carácter cultural. Es por ello que tiene interés para que se declare nulo el registro de la marca TISQUESUSA (mixta); pues el registro de dicha marca supone el otorgamiento a un particular de un privilegio de uso sobre un conjunto de expresiones culturales de las comunidades indígenas colombianas.

      – Señala que no se pueden registrar como marcas los signos que consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; por lo que al ser TISQUESUSA el nombre del rey de la comunidad indígena Muisca, la Superintendencia de Industria de Comercio no debió conceder el registro de la mencionada marca.

      – Asimismo, refiere que la marca TISQUESUSA (mixta) incorpora como elemento gráfico la figura del Poporo Quimbaya que es una pieza arqueológica representativa de la cultura prehispánica colombina. De esta manera la marca TISQUESUSA (mixta), en conjunto afecta el patrimonio cultural de la nación colombiana, por lo que no se debe otorgar un derecho de uso exclusivo.

   4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      7. Rafael Antonio Nieto Vanegas contestó la demanda señalando lo siguiente:

         – Respecto a la parte figurativa de la marca, que consiste en la figura del poporo, precisa que no la ha reivindicado al solicitar la marca TISQUESUSA (mixta), por lo que sólo tiene derechos de exclusiva sobre la expresión TISQUESUSA. Además, afirma que la mencionada figura es meramente explicativa o de adorno.

         – En relación con la parte denominativa TISQUESUSA, señala que ésta se refiere al alias o seudónimo de un personaje perteneciente a una tribu indígena, que no tiene relación directa con el nombre de una comunidad indígena, afroamericana o local. En consecuencia, no ha violado de ninguna manera la prohibición relativa establecida en el artículo 136 literal g) de la Decisión 486.

      8. En los documentos remitidos por el Juez Consultante no obra la contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por lo que no es posible señalar cuáles han sido los argumentos de su contestación.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   9. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretará el artículo 134 literales a), b) y g) de la misma normativa[1].

3. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

   1. La marca mixta. Elementos explicativos que pudieran acompañar al signo solicitado para registro.

   2. Las causales de irregistrabilidad del artículo 136 literal g) de la Decisión 486.

   3. Cuando el signo solicitado constituya la expresión de una cultura o práctica.

   4. Registrabilidad del signo cuando la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR:

   1. LA MARCA MIXTA: ELEMENTOS EXPLICATIVOS QUE PUDIERAN ACOMPAÑAR AL SIGNO SOLICITADO PARA REGISTRO.

   10. En vista de que la marca que se intenta anular es mixta, es preciso referirse a esta clase de signos. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el examen de registrabilidad de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”[2].

   11. Sobre el tema, la jurisprudencia comunitaria andina señala que: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro tanto del elemento denominativo como del gráfico, como uno sólo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 1 de agosto de 2002). También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”[3].

       Elementos explicativos que pudieran acompañar al signo solicitado para registro.

   12. El señor Rafael Antonio Nieto Vanegas afirmó que como la figura del Poporo es meramente explicativa o de adorno no reivindicó propiedad sobre ella.

   13. De conformidad con lo anterior, el Tribunal encuentra necesario aclarar bajo qué condiciones se pueden insertar elementos explicativos o informativos en un signo a registrarse como marca.

   14. Para desarrollar lo anterior el Tribunal reitera la línea jurisprudencial que ha trazado sobre la materia, cuya sentencia hito es la Interpretación Prejudicial expedida el 6 de junio de junio de 2012, en el marco del proceso 170-IP-2011:

       El primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

       Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie...