PROCESO 283-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 283-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 150 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. Marca: W (mixta). Expediente Interno: 517-2012-0-1801-JR-CA-05.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 25 días del mes de septiembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 517-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 11 de junio de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial a fin de resolver el Proceso Interno 517-2012-0-1801-JR-CA-05.

El Auto de 24 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

      Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú.

   2. Antecedentes:

   1. El 13 de agosto de 2010, Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. solicitó el registro de la marca denominativa con grafía especial “W”; para distinguir productos de la Clase 18 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano” no habiéndose presentado oposición alguna.

   3. Mediante Resolución 916-2011/DSD-INDECOPI de 17 de enero de 2011, la Dirección de Signos Distintivos denegó, de oficio, el registro del signo solicitado, al considerar que un signo constituido únicamente por la letra W en mayúsculas, sin contar con una grafía especial o elementos denominativos, figurativos o cromáticos adicionales, que permitan indicar el origen empresarial de los productos que pretende distinguir no puede acceder a registro, pues no será apreciada por el público consumidor como un signo distintivo que identifique el origen empresarial.

   4. El 3 de febrero de 2011, Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 916-2011/DSD-INDECOPI señalando que su signo se encuentra revestido de una configuración particular que le confiere distintividad.

   5. Mediante Resolución 2565-2011/TPI-INDECOPI de 18 de noviembre de 2011, la Sala del Tribunal del Indecopi resolvió confirmar la Resolución 916-2011/DSD-INDECOPI que denegó el registro de la marca de producto “W”.

   6. Starwood Hotels & Resorts Worldwide presentó demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 2565-2011/TPI-INDECOPI.

   7. Mediante Sentencia de 30 de septiembre de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda.

   8. Starwood Hotels & Resorts Worldwide presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

   9. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los siguientes términos:

      – ¿Teniendo en cuenta que el signo solicitado a registro se encuentra constituido solamente por una letra del abecedario escrita tal como se observa precedentemente, podría considerarse que el mismo se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el numeral b) del artículo 135 de la Decisión 486?

      – ¿El hecho que el signo solicitado en su versión mixta (esto es acompañado de otros elementos) se encuentre inscrito en otras clases y como tal sea distintivo (por ejemplo para el servicio de hotelería), determina que en el caso de autos se deba conceder el registro solicitado?

   3. Argumentos de la demanda:

   10. Starwood Hotels sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

       – La letra W está revestida de una configuración particular que le confiere distintividad, ya que se trata de una letra que por sus proporciones en el trazo grueso de su diseño, genera un impacto atractivo a la vista y destaca particularmente, por lo que, no será percibida por el público usuario relevante como una simple y ordinaria letra W.

       – La marca W tiene un uso protagónico y una presencia relevante en el sector hotelería y restauración, por lo que goza de capacidad distintiva suficiente como para funcionar como marca, tanto para distinguir servicio de hotelería de la clase 43 como para distinguir productos de la clase 18.

       – El signo W se encuentra registrado solo o con otros elementos en numerosos países del mundo, entre ellos, países que conforman la Comunidad Andina, por lo que, en virtud a lo dispuesto en la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington y en la Convención de París, la marca W (mixta) al encontrarse registrada en la República de Colombia, debe también recibir protección legal en el Perú por lo que debe concederse su registro.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   11. El INDECOPI contestó la demanda alegando lo siguiente:

       – El signo solicitado para registro solo se constituye de la letra W, es decir, una letra del abecedario en mayúscula sin grafía especial o con elementos adicionales que puedan evidenciar alguna aptitud distintiva de productos o servicios en el mercado.

       – El procedimiento para registrar una marca no se subordina al análisis llevado a cabo en otros procedimientos y tampoco al registro concedido en otros países.

       – La marca W no es notoria porque no hay procedimiento administrativo en el que esta condición se haya invocado, probado y declarado por el Indecopi.

   5. Argumentos de la sentencia de primera instancia:

   12. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que:

       – El signo solicitado W carece de particularidades gráficas o figurativas susceptibles de ser atribuidas a una sola empresa, por lo que puede ser tomada como una letra cualquiera del abecedario.

       – El Indecopi no está sujeto a efectuar el examen de registrabilidad sobre la base de los registros otorgados con anterioridad en otros países.

       – El examen de registrabilidad de un signo también es autónomo respecto de las decisiones anteriormente adoptadas por la misma autoridad administrativa.

   6. Argumentos del recurso de apelación:

   13. Starwood Hotels & Resorts Worldwide presentó recurso de apelación contra la sentencia dictada, sustentándose en términos similares en que fue interpuesta la demanda contencioso administrativa.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   14. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretará el artículo 150 de la misma normativa.[1]

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. Primacía del Derecho comunitario andino sobre los tratados internacionales.

   2. Las marcas constituidas por letras.

   3. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.

   4. El signo solicitado a registro y anteriormente registrado como marca mixta.

   5. La notoriedad alegada del signo solicitado a registro.

   6. Autonomía de la Oficina Nacional Competente.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. PRIMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO SOBRE LOS TRATADOS INTERNACIONALES.

   15. El Tribunal abordará el tema de la Primacía del derecho comunitario andino sobre los Tratados Internacionales debido a que el demandante manifestó que, en virtud de lo dispuesto en la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de 20 de febrero de 1929 y en la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, la marca W (mixta), al encontrarse registrada en la República de Colombia, debería también recibir protección legal en el Perú y, en consecuencia, debería concederse su registro.

   16. El Tribunal en abundante jurisprudencia ha consolidado como principio fundamental del Derecho comunitario andino el de la “Primacía del derecho comunitario andino”, basándose en los principios de “Eficacia directa del ordenamiento jurídico andino”, el de “Aplicabilidad inmediata del ordenamiento jurídico andino”, y el de “Autonomía del ordenamiento jurídico andino”.

   17. En relación con el principio de Primacía del derecho comunitario andino, un análisis de la posición o jerarquía del ordenamiento jurídico andino ha manifestado que el mismo goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, también prevalece el Derecho Comunitario Andino.

   18. Un punto fundamental al analizar el principio de Primacía del derecho comunitario andino, como se señaló anteriormente, es el principio de “Autonomía del...