PROCESO 282-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 282-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 136 literal b), 190, 191, 224, 225, 228 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 18030-2013. Actor: RADIADORES FORTALEZA S.A. Marca denominativa FORTALEZA.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y cuatro días del mes de junio de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 334-2014-SCS-CS de 20 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el 1 de diciembre de 2015, procedente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno No. 18030-2013.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 13 de mayo de 2015.

Que, con auto de 13 de mayo de 2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, decidió aceptar el impedimento presentado por el Señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez, de acuerdo con lo establecido en los artículos 67 y 68 del Estatuto de este Tribunal.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

   Partes:

   Demandante: RADIADORES FORTALEZA S.A.

   Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

   AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.

   HECHOS:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A., solicitó el 20 de abril de 2007 el registro como marca del signo denominativo FORTALEZA, para amparar los siguientes servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza: “distribución de vehículos”.

   2. La sociedad RADIADORES FORTALEZA S.A., formuló oposición sobre la base de sus marcas (mixtas y denominativas) RADIADORES FORTALEZA (Clase 7 - Certificado No. 39693) y, FORTALEZA (Clase 7 - Certificado No. 129343); así como en relación con el nombre comercial RADIADORES FORTALEZA S.A. Señala que dichos signos revisten el carácter de notorios.

   3. El 5 de noviembre de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 019735-2007/OSD-INDECOPI, declaró infundada la oposición y otorgó el registro solicitado.

   4. El 30 de noviembre de 2007, la sociedad RADIADORES FORTALEZA S.A., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

   5. El 05 de julio de 2008, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 1350-2008/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada.

   6. La sociedad RADIADORES FORTALEZA S.A., interpuso demanda contencioso administrativa contra la anterior Resolución.

   7. La Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Once de 28 de noviembre de 2011, declaró fundada la demanda y en consecuencia nula la Resolución No. 1350-2008/TPI-INDECOPI, y por sus efectos, nula la Resolución No. 019735-2007/OSD-INDECOPI.

   8. El 01 de febrero de 2012, el INDECOPI, presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

   9. La Sala Civil Permanente, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Apelación No. 772-2013 de 19 de agosto de 2013, confirmó la sentencia impugnada.

   10. El 06 de noviembre de 2013, el INDECOPI presentó recurso de casación contra la anterior sentencia.

   11. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

       1. Argumentos de la demanda.

       El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   12. Manifiesta, que se configura el riesgo de confusión, dado la notoriedad de los signos en cabeza de la sociedad demandante. Por lo tanto, la Autoridad Nacional yerra al desconocer dicho carácter.

   13. Agrega, que las marcas (mixtas y denominativas) RADIADORES FORTALEZA y Logotipo (Clase 7[1] - Certificado No. 39693) y, FORTALEZA (Clase 7 - Certificado No. 129343), son bastante reconocidas en el sector industrial, pesquero, minero y agrícola, pues en todos estos sectores distribuyen repuestos y partes de vehículos y máquinas, radiadores, motores, acoplamientos, etc. Por lo tanto, nuevamente se equivoca la Autoridad Nacional al no valorar correctamente el material probatorio que se acompañó para acreditar la notoriedad de los signos.

   14. Adiciona, que además de configurarse el riesgo de confusión, también se edifica el riesgo de conexión competitiva. Por lo tanto, resulta desacertada la afirmación del INDECOPI cuando señala que los signos en conflicto protegen productos y servicios diferentes, ya que de un análisis detallado se infiere que el objeto social y giro de la sociedad AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. (distribución de vehículos, sus partes, repuestos), es coincidente con el de la sociedad demandante.

       2. Argumentos de la contestación de la demanda.

       Por parte del INDECOPI.

   15. Indica, que si bien los signos en conflicto son confundibles entre si desde el punto de vista gráfico y fonético, las diferencias que existen entre los productos y servicios que identifican permiten su coexistencia en el mercado. Por lo tanto, no se presenta el riesgo de conexión competitiva, ya que en ambos casos estamos en presencia de consumidores diferentes.

   16. Agrega, que el servicio de distribución de vehículos (transporte, alquiler, repartición de vehículos lacustres, terrestres, aéreos o marítimos), no gira en torno a la venta de los mismos.

   17. Adiciona, que los productos que identifican los signos en conflicto no se destinan a vehículos, sino a maquinaria en general.

   18. Manifiesta, que no se acreditó suficientemente la notoriedad de los signos cuya titularidad se encuentra radicada en el demandante.

       Por parte de AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.

   19. Indica, que la sociedad demandante pretende distorsionar la figura de la notoriedad de la marca, ya que no acreditó correctamente dicho carácter. Por lo tanto, no se le puede otorgar la protección solicitada.

   20. Arguye, que las diferencias que existen entre los productos y servicios que identifican los signos en conflicto permiten su coexistencia en el mercado. Por lo tanto, no se presenta el riesgo de conexión competitiva

       3. Sentencia de primera instancia.

   21. La Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Once de 28 de noviembre de 2011, declaró fundada la demanda, argumentando que “(…) de la apreciación y confrontación de ambos signos, incidiendo con mayor énfasis en las semejanzas que las diferencias (…) entre las marcas registradas ‘FORTALEZA’ y ‘RADIADORES FORTALEZA’ y aquella cuyo registro solicitó la co demandada (…) se advierte que ambas comparten el término FORTALEZA, el elemento relevante en los referidos signos es la palabra ‘FORTALEZA’ la misma que resulta, sin lugar a dudas, fonéticamente idéntica en ambos casos. (…)

       En ambos casos se trata de vehículos, producto que comparten en cierta forma, es decir, la marca cuyo registro fue solicitada por la co demandada distingue servicios referidos a vehículos, mientras que la marca registrada por la demandante se refiere a productos (radiadores) relacionados con vehículos, por consiguiente existe vinculación y conexión entre algunos de los productos que distinguen los signos ya referidos. (…)

       En el presente caso (…) existe el riesgo de que el público consumidor pueda incurrir en un supuesto de confusión indirecta. (…)

       Evaluadas las pruebas señaladas, conjuntamente con las demás presentadas y no glosadas, podemos concluir que la marca del demandante es suficientemente conocida dentro del sector correspondiente (…)”.

       4. Recurso de apelación.

   22. El INDECOPI en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y agregó que: i) No se ha efectuado análisis alguno que permita conocer los motivos por los cuales, estando ante productos y servicios que pueden de alguna manera estar referidos a vehículos, existe vinculación entre ellos. Por lo tanto, se desconocen los lineamientos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha estructurado para tal fin; ii) Se vulnera el derecho al debido proceso, al proferir una sentencia carente de motivación.

       5. Sentencia de segunda instancia.

   23. La Sala Civil Permanente, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Apelación No. 772-2013 de 19 de agosto de 2013, confirmó la sentencia impugnada, argumentando que “(…) Ahora bien, analizados los argumentos propuestos en el recurso de apelación, se tiene que mediante el agravio descrito en los acápites I) y III), la entidad recurrente pretende cuestionar la motivación de la...