PROCESO 281-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2122170-24574500

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 281-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 224, 225 y 228 de la misma norma comunitaria. Órgano nacional consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Recurrente: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI. Parte contraria: CH Eco Business System S.A. Marca: "SANTA CATALINA" y logotipo (mixta). Expediente Interno: 16346-2013.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince (15) días del mes de julio del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 332-2014-SCS-CS de 18 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el 25 de noviembre de 2014, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 16346-2013.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 13 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1. ANTECEDENTES.

Partes

Recurrente: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI

Parte contraria: CH Eco Business System S.A.

Hechos:

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

* El 6 de julio de 2006, CH Eco Business System S.A., solicitó el registro del signo SANTA CATALINA y logotipo (mixto) escrito en letras características, acompañado de tres círculos unidos de diferentes tamaños y la frase "Agua Ozonizada", reivindicando los colores azul, blanco, amarillo y amarillo claro, para distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas de la Clase 32 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

* Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial "El Peruano", Industrias Unidas del Perú S.A., formuló oposición sobre la base del signo SANTA CATALINA (mixto), para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando que es un signo notorio.

* CH Eco Business System S.A., no dio contestación a la oposición planteada en contra de la solicitud de registro antes citada.

* Mediante Resolución 8979-2008/OSD-INDECOPI de 26 de mayo de 2008, se declaró infundada la oposición y se otorgó el registro de la marca SANTA CATALINA y logotipo (mixta), para la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

* El 20 de junio de 2008, Industrias Unidas del Perú S.A., interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 8979-2008/OSD-INDECOPI de 26 de mayo de 2008.

* El 15 de julio de 2008, CH Eco Business System S.A., absolvió el traslado de la apelación.

* Mediante Resolución 0844-2009/TPI-INDECOPI de 13 de abril de 2009, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, resolvió confirmar la Resolución 8979-2008 OSD-INDECOPI de 26 de mayo de 2008.

* El 15 de julio de 2009, Industrias Unidas del Perú S.A., presentó demanda contenciosa administrativa ante la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima.

* Mediante providencia de 14 de agosto de 2009, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió declarar inadmisible la demanda interpuesta por Industrias Unidas del Perú S.A. por incumplir los requisitos legales.

* El 4 de septiembre de 2009, Industrias Unidas del Perú S.A., planteó ante el Presidente de la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima aclaración del petitorio planteado en la demanda de 15 de julio de 2009, solicitando la nulidad de la Resolución 0844-2009/TPI-INDECOPI de 13 de abril de 2009.

* Mediante providencia de 5 de noviembre de 2009 la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima admitió la demanda y corrió traslado a los demandados.

* El 19 de abril de 2010 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, contestó a la demanda interpuesta por Industrias Unidas del Perú S.A.

* Mediante Resolución Número Nueve de 2 de noviembre de 2011 la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda y consecuentemente nula la Resolución 0844-2009/TPI-INDECOPI, de fecha 13 de abril de 2009.

* El 6 de diciembre de 2011 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia emitida mediante Resolución Número Nueve de 2 de noviembre de 2011 por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima.

* La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú mediante Sentencia 1366-2012 de 20 de septiembre de 2011 resolvió confirmar la Resolución Número Nueve de 2 de noviembre de 2011 emitida por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima que declaró fundada la demanda y consecuentemente nula la Resolución 0844-2009/TPI-INDECOPI, de fecha 13 de abril de 2009.

* El 20 de junio de 2013 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, presentó recurso de casación en contra de la sentencia 1366-2012 de 20 de septiembre de 2011, la misma que se encuentra en conocimiento de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, quien mediante auto de 1 de julio de 2014 suspendió el proceso y solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 123 del Estatuto de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; de los literales a) y h) del artículo 136 y 146 de la Decisión 486.

+ Argumentos de la demanda contencioso administrativa.

* Industrias Unidas del Perú S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

* Alega que: "al emitirse la Resolución materia de demanda, no se ha tomado en cuenta que se ha incurrido en omisión de los requisitos de validez de los actos administrativos, respecto a que no se ha dictado conforme al ordenamiento jurídico ni comprende las cuestiones surgidas de la motivación que no resulta ser expresa ni relacionada en forma concreta y directa de los hechos probados".

* Alega que: "la autoridad de segunda instancia administrativa procede a indicar que contrariamente a lo que hemos manifestado, estuvo bien que la resolución apelada proceda a pronunciarse sobre ese extremo al efectuar el examen de registrabilidad de oficio estableciendo que el signo solicitado reúne los requisitos previstos por el artículo 134 de la Decisión 486, y no se encuentra incurso en las prohibiciones de registro".

* Alega que: "no ha existido un adecuado análisis de los medios probatorios, en tanto que a pesar de haber procedido a indicar las pruebas, no se ha tenido en cuenta que la valoración de ellas se efectúan en su conjunto".

* Considera que: "no se ha tenido en cuenta, a pesar de su abundancia, lo que ha llevado a la autoridad a resolver contraviniendo las normas de propiedad industrial como los de procedimiento administrativo, ya que ha sido declarada infundada la oposición cuando existe confusión de las marcas en disputa".

* Advierte que: "la confundibilidad de las marcas no solo se da respecto a la marca notoria, sino en cuanto que resultan ser idénticos los signos en disputa".

* Concluye que: "existen posibilidades de confusión, que hace que la marca solicitada se encuentre incursa en la causal de prohibición del registro establecido en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486".

* Enfatiza que: "no se ha considerado ni nuestra fundamentación de la notoriedad de la marca, ni con respecto a la existencia de la confundibilidad, que por la identidad de los signos en disputa, ha debido denegarse el registro de la marca de producto solicitado".

2. Argumentos de la contestación a la acción contencioso administrativa.

   * El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

   * Alega que el accionante no presentó los medios probatorios que acreditaran la notoriedad de su marca SANTA CATALINA.

   * Afirma que: "el Tribunal del INDECOPI se pronunció in extenso sobre todos y cada uno de los argumentos expuestos por la actora oportunamente en sede administrativa, así como valoró en forma conjunta todos los medios probatorios presentados".

   * Entiende que: "la demandante no logró demostrar - siendo su obligación soportar la carga de la prueba- que su marca SANTA CATALINA (mixta) ostentaba la calidad de notoriamente conocida".

   * Alega que: "si bien el principio de congruencia le veda al juez la posibilidad de pronunciarse sobre pedidos no planteados por las partes o hacerlo sobre la base de hechos no alegados por ellas, dicha congruencia no le impide abarcar aquellas...