PROCESO 280-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 280-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

Marca: REGENIL (denominativa).

Demandante: LABORATORIOS LANSIER S.A.C.

Proceso interno: 8284-2012-0-1801-JR-CA-01.

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 8284-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 10 de junio de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 8284-2012-0-1801-JR-CA-01.

El auto de 15 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió

admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación recibida estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   Partes en el Proceso Interno.

   4. ihi~l 5.

   6. r-,

      ZJ Demandante:

      Demandado:

      LABORATORIOS LANSIER S.A.C.

      Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú.

      JOHNSON & JOHNSONTercero interesado:

      Hechos.

   1. El 10 de septiembre de 2010, Laboratorios Lansier S.A.C. (en adelante,

      Laboratorios Lansier) solicitó el registro de la marca REGENIL (denominativa) para distinguir "productos farmacéuticos, medicinales y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos;

      material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes de uso médico; productos para la destrucción de animales dañinos;

      fungicidas, herbicidas" en la Clase 5 del Arreglo de Niza, Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. Publicado el extracto correspondiente a la citada solicitud de registro en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de noviembre de 2010, Johnson & Johnson formuló oposición al registro del signo solicitado señalando que la marca solicitada sería confundible con la marca registrada REMINYL (denominativa) que distingue productos farmacéuticos para uso humano de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. El 27 de julio de 2011, mediante Resolución 1772-2011/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

      otorgó el registro del signo solicitado, declarando infundada la oposición formulada.

      El 9 de agosto de 2011, Johnson & Johnson presentó recurso de apelación contra la Resolución 1772-2011/CSD-INDECOPI.

      El 29 de agosto de 2012, mediante Resolución 1560-2012ITPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI confirmó la Resolución 1772-2011/CSD-INDECOPI.

      El 11 de diciembre de 2012, Johnson & Johnson interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 1560-2012ITPI-INDECOPI.

   7. El 22 de diciembre de 2014, el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta.

      2 8. Mediante escrito de 7 de enero de 2015, Johnson & Johnson interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 22 de diciembre de 2014.

   9. El 9 de junio de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

      Argumentos de la demanda.

      JOHNSON & JOHNSON interpuso demanda en la que manifiesta que:

   10. Existe un parecido gráfico y fonético entre la marca registrada REMINYL (denominativa) y la marca REGENIL (denominativa). Las cuales, además de tener una extensión similar, están formadas por el mismo número de letras y distinguen los mismos productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   11. Las marcas cotejadas, además de tener una extensión similar, están formadas por el mismo número de letras, siete. Es decir, tienen idéntica extensión gráfica y además, se descomponen en tres sílabas, de las cuales la primera es idéntica, mientras que la tercera sílaba tiene similitud gráfica e identidad fonética.

   12. Existe vinculación entre los productos veterinarios que pretende distinguir el signo solicitado y los productos farmacéuticos de la marca registrada, ya que existen supuestos en los que algunos productos farmacéuticos de uso humano destinados al cuidado de la salud de los seres humanos son susceptibles de ser recetados o aplicados a los animales.

       Argumentos de la contestación a la demanda.

       EIINDECOPI presentó contestación a la demanda manifestando que:

   13. El signo REGENIL (denominativo) no resulta confundible con la marca registrada REMINYL (denominativa) debido a que presentan diferencias fonéticas y gráficas. Lo cual determina un impacto en conjunto distinto,

       permitiendo su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a error al consumidor.

   14. La presencia de la partícula RE no puede ser determinante para establecer la semejanza entre los signos confrontados, toda vez que los signos presentan otros elementos que determinan una impresión en conjunto distinta.

       3 15. El hecho que las marcas compartan algunas letras en común, no permite llegar a la conclusión de que exista similitud entre ellas al punto de provocar confusión a los consumidores, toda vez que se debe analizar la impresión que en conjunto generan los signos en el consumidor.

   16. El signo REGENIL (denominativo) no resulta confundible con la marca registrada REMINYL (denominativo), debido a que presenta diferencias fonéticas y gráficas, lo cual determina un impacto en conjunto distinto,

       permitiendo su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a error al consumidor.

   17. En el presente caso, se aprecia que los signos confrontados presentan diferencias a nivel fonético y gráfico, que determinan una impresión en conjunto distinta, por lo que la coexistencia de los signos en el mercado no generará riesgo de confusión.

       Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado.

       LABORATORIOS LANSIER S.A.C. presentó contestación a la demanda manifestando que:

   18. Los signos enfrentados no poseen semejanza gráfica alguna debido a que ambos signos poseen una diferente cantidad y ubicación de consonantes y vocales, lo que determina que se trata de signos completamente diferentes.

   19. Se debe tener en consideración que, al momento de otorgarse el registro de la marca REGENIL (denominativa) para la Clase 5, existían inscritas en el Registro de Propiedad Industrial del INDECOPI diversas marcas a favor de terceros compuestas por el prefijo RE y que coexisten pacíficamente con la marca REMINYL (denominativa).

   20. Asimismo, el uso de la terminación NIL es frecuente en el mercado de productos farmacéuticos de la Clase 5, uso que se verifica por parte de diversos actores de la industria farmacéutica, siendo que la referida terminación forma parte de diversas marcas registradas. En ese sentido, no por el hecho de que los signos confrontados compartan la terminación NYLlNIL los hace semejantes y menos aún que se configure el riesgo de confusión. Prueba de lo antes expuesto lo constituyen las siguientes marcas registradas a favor de titulares diversos para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que coexisten actualmente con la marca REMINYL (denominativa ).

   21. El examen comparativo entre los signos REGENIL (denominativo) y REMINYL (denominativo) debe realizarse sobre la base de la totalidad de los elementos que conforman cada una de las marcas y sin descomponer la unidad de cada uno de los signos. Es decir, la marca opositora es REMINYL (denominativa), y como tal, el derecho de exclusiva que se ha otorgado a 4 favor de su titular recae sobre la marca registrada en su conjunto y no solamente sobre una parte de aquella.

       Sentencia de Primera Instancia.

       La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al...