PROCESO 28-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 28-IP-2015

Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 02879-2012-0-1801-JR-CA-12. Actor: MERCK SHARP & DOHME CORP. Patente: “FORMULACIONES DE ÁCIDO HIDROXÁMICO SUBEROILANILIDA Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS MISMAS”.

Magistrada ponente: Leonor Perdomo Perdomo.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y un días del mes de agosto de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú.

VISTOS:

La solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, remitida a este Tribunal mediante Oficio No. 2879-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ, de fecha 19 de enero de 2015, y recibido por este Tribunal el mismo día, en el marco del proceso interno No. 02879-2012-0-1801-JR-CA-12.

El auto emitido por el Tribunal el 20 de julio de 2015, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

1. Antecedentes.

   Demandante: MERCK SHARP & DOHME CORP.

   Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ.

   HECHOS:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de Interpretación Prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. El 16 de mayo de 2006, las sociedades MERCK & CO. INC. y ATON PHARMA INC., reivindicando prioridad de las solicitudes extranjeras No. 60/693,128 y No. 60/682,875, presentadas en los Estados Unidos de América el 23 de junio de 2005 y el 20 de mayo de 2005, solicitaron el otorgamiento de la patente de invención denominada: FORMULACIONES DE ÁCIDO HIDROXÁMICO SUBEROILANILIDA Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS MISMAS. Una vez publicada no se formularon oposiciones.

   2. El 14 de mayo de 2007, la sociedad ATON PHARMA INC., cedió sus derechos sobre la patente a favor del co-solicitante MERCK & CO. INC.

   3. El 06 de septiembre de 2007, la sociedad MERCK & CO. INC., adjuntó nuevo pliego enmendado 26 reivindicaciones, señalando que no constituye ampliación de la invención originalmente presentada. Asimismo, acompaño copia simple del documento de transferencia de derechos otorgado por la sociedad ATON PHARMA INC.

   4. Mediante proveído de fecha 14 de septiembre de 2007, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, consideró como único solicitante a la sociedad MERCK & CO. INC.

   5. El 07 de marzo de 2008, la sociedad MERCK & CO. INC., adjuntó nuevo pliego enmendado de 42 reivindicaciones, destacando que no se constituye en una ampliación de la invención originalmente presentada.

   6. El 09 de junio de 2008, se emitió el Informe Técnico VDG 24-2008, mediante el cual se señaló que: “i) Las reivindicaciones 32, 36, 40 y 41 de fecha 7 de marzo de 2008 implican una ampliación de la divulgación contenida en la solicitud originalmente presentada, por lo que no cumplen con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486; ii) Las reivindicaciones 35 y 42 de fecha 7 de marzo de 2008, referidas a usos, no son susceptibles de patentarse de acuerdo a la interpretación del artículo 14 de la Decisión 486 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (…), por lo que deben suprimirse del pliego reivindicatorio; iii) Las reivindicaciones 1 a 31, 33, 34, y 37 de fecha 7 de marzo de 2008 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486”. Dicho informe fue notificado.

   7. El 06 de octubre de 2008, la sociedad MERCK & CO. INC., adjuntó nuevo pliego de 29 reivindicaciones.

   8. El 03 de septiembre de 2009, se emitió el Informe Técnico VDG 24-2008/a, mediante el cual se señaló que: “i) Las reivindicaciones 1 a 25 de fecha 6 de octubre de 2008 carecen de concisión, por lo que no cumplen con lo establecido en el artículo 25 de la Decisión 486; ii) Las reivindicaciones 26 a 29 de fecha 6 de octubre de 2008 no cumplen con el requisito de unidad de invención del artículo 25 de la Decisión 486”. Dicho informe no fue notificado.

   9. La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante la Resolución No. 001439-2009/DIN-INDECOPI de 28 de octubre de 2009, denegó la patente de invención solicitada.

   10. La sociedad MERCK & CO. INC., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

   11. El 18 de junio de 2010, la sociedad MERCK & CO. INC., cambió su denominación social a MERCK SHARP & DOME CORP. Mediante proveído de fecha 14 de julio de 2010, el Secretario Técnico de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI tuvo presente dicha modificación.

   12. La Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, dispuso la realización de un Informe Técnico sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

   13. El 12 de diciembre de 2011, se emitió el Informe Técnico PR 20-11, mediante el cual se señaló que: “i) Las reivindicaciones 1 a 25, presentadas junto con el escrito de fecha 6 de octubre de 2008, no cumplen con el requisito de claridad del artículo 30 de la Decisión 486; ii) Las reivindicaciones 26 a 29, presentadas junto con el escrito de fecha 6 de octubre de 2008, no cumplen con el requisito de unidad de invención del artículo 25 de la Decisión 486”. Dicho informe no fue notificado.

   14. La Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la Resolución No. 0212-2012/TPI-INDECOPI de 03 de febrero de 2012, confirmó la Resolución No. 001439-2009/DIN-INDECOPI de 28 de octubre de 2009, que denegó la patente de invención solicitada.

   15. La sociedad MERCK SHARP & DOME CORP., presentó demanda contenciosa administrativa pretendiendo la nulidad del anterior acto administrativo y de todo lo actuado hasta el momento en que se conculcó el derecho de defensa, debiéndose ordenar a la autoridad administrativa notifique el Informe Técnico VDG 24-2008/a, y le conceda un plazo prudencial no menor a diez (10) días para que haga valer su derecho de defensa y sólo después de eso dictar Resolución de Primera Instancia. Subsidiariamente, pretendió la nulidad de la Resolución No. 0212-2012/TPI-INDECOPI de 03 de febrero de 2012 y de todo lo actuado hasta el momento en que se conculcó el derecho de defensa, debiéndose ordenar a la autoridad administrativa notifique el Informe Técnico PR 20-11 y le conceda un plazo prudencial no menor a diez (10) días para que haga valer su derecho de defensa, y sólo después de eso dictar Resolución de Segunda Instancia.

   16. El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Trece de 24 de marzo de 2014, declaró improcedente la demanda en torno a la pretensión principal; e, infundada respecto de la pretensión subordinada.

   17. La sociedad MERCK SHARP & DOME CORP., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

   18. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

       1. Argumentos de la demanda.

       La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   19. Manifiesta, que si bien la autoridad nacional tenía todo el derecho a decretar de oficio el Informe Técnico VDG 24-2008/a, no podía de ninguna manera omitir el deber de notificarlo al solicitante, más aún cuando fue emitido por un examinador de patentes externo al INDECOPI. En consecuencia, se...