PROCESO 28-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 028-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 166, 167 y 170 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Asunto: Cancelación por falta de uso de una marca figurativa. Expediente Interno: Nº 2009-00557.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 15 de marzo de 2013, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 237, de 04 de febrero de 2013, recibido vía correo electrónico el mismo día, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2009-00557.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH.

      Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

      Tercero interesado: PROCAPS S.A.

   2. Determinación de los hechos relevantes:

      – Mediante escrito presentado el 04 de abril de 2008, las sociedades TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH, presentaron solicitud de cancelación por falta de uso contra el certificado de registro Nº 281107, correspondiente a una marca figurativa, registrada para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es la sociedad PROCAPS S.A.

      – El 18 de julio de 2008, PROCAPS S.A. titular de la marca, dio contestación a la solicitud de cancelación presentada.

      – Mediante Resolución Nº 09925, de 27 de febrero de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió negar la cancelación total por no uso del certificado de registro Nº 281107, correspondiente a la marca figurativa, registrada a nombre de la sociedad PROCAPS S.A. para distinguir productos comprendidos en la Clase 30. Asimismo, resolvió cancelar parcialmente el registro de la marca figurativa, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: “chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles, todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos”. Como consecuencia de la anterior limitación, el certificado Nº 281107 distinguirá: “dulces, bombones y todo tipo de productos de confitería”, productos comprendidos en la Clase 30.

      – Por un lado, TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH y, por otro lado, PROCAPS S.A. interpusieron recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la decisión contenida en la Resolución Nº 9925 de 2009.

      – Mediante Resolución Nº 18121, de 20 de abril de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 9925 de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos y conceder el recurso de apelación interpuesto ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

      – Mediante Resolución Nº 36009, de 17 de julio de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 9925 de 27 de febrero de 2009, agotándose de esa manera la vía gubernativa.

   3. Fundamentos de la demanda:

      La sociedad TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH, manifestaron lo siguiente:

      – “En este caso el uso de la marca no se efectuó en la forma como la misma se encuentra registrada. En efecto, el uso no se probó respecto de la marca en la forma como se encuentra registrada, es decir, en su forma FIGURATIVA, un CD que contiene fotografías de etiquetas en las cuales aparecen las palabras TROLLI APPLEO’S acompañada de la figura registrada como marca, bajo certificado Nº 281113”.

      – “Adicionalmente, dentro del expediente no aparecen pruebas ni de facturas, ni certificación de revisoría fiscal en donde conste que el signo TROLLI APPLEO’S tenga incorporada la figura cuya nulidad se está demandando, ni aparece una sola prueba del uso real y efectivo de la marca FIGURATIVA, en las condiciones exigidas por la Decisión 486 y la legislación nacional en materia probatoria”.

   4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) contestó la demanda y manifestó lo siguiente:

      – “La marca figurativa Certificado Nº 281107, fue usada en el mercado conjuntamente con la marca TROLLI y las expresiones ya indicadas sin embargo, cada una tiene una posición importante, conservan distancia suficiente, e individualmente consideradas, son distintivas frente a los productos que amparan; TROLLI permite diferenciar el origen empresarial y la marca Figurativa Certificado Nº 28110, indica el tipo o forma de la goma, además, cabe recalcar, al ser la marca Figurativa, impronunciable, es lógico que vaya acompañada de la expresión para facilitar al público su solicitud”.

      – “Se demostró que la marca Figurativa Nº 281107, es utilizada de manera relevante en el comercio e igualmente se probó, con los documentos oportunamente allegados por PROCAPS S.A. que las transacciones de las facturas sí correspondían a los productos que identifica la marca Figurativa registrada”.

      – “En consecuencia, los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, NO son nulos por el contrario, se ajustan a las disposiciones legales y vigentes aplicables en materia de registro marcario”.

   5. Fundamentos de tercero interesado

      El tercero interesado, la sociedad PROCAPS S.A. manifestó lo siguiente:

      A lo largo del escrito de demanda se invoca la supuesta violación del artículo 165 de la Decisión 486 (…). En efecto, alegan los demandantes que mi mandante no demostró el uso de la marca Figurativa en cuestión, puesto que la misma iba acompañada de otras figuras y denominaciones (TROLLI APPLEO’S)...