PROCESO 279-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 279-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte consultante, de los artículos 137 y del segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú.

Expediente Interno N° 07999-2013-1801-JR-CA-25.

Actor: FRANCISCO PÉREZ ALVARADO. Marca mixta VENEZIA STAINLESS STEEL.

Magistrada Ponente: Martha Rueda Merchán EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y cinco días del mes de febrero de dos mil dieciséis, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, a través del Oficio 7999-2013-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 10 de junio de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día, mediante el cual se solicita la interpretación prejudicial de los artículos 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 7 de diciembre de 2015.

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

   Partes:

   Demandante: FRANCISCO PÉREZ ALVARADO Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCiÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL INDECOPI.

   REPÚBLICA DEL PERÚ

   DEQUIVAL S.A.C.

   HECHOS:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. El señor FRANCISCO PÉREZ ALVARADO es titular de la marca mixta VENEZIA STAINLESS STEEL, registrada bajo el Certificado No. 168617, para amparar los siguientes productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza: "Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar'.

   2. El 8 de septiembre de 2011, la empresa DEQUIVAL S.A.C., presentó

   acción de nulidad de registro de la mencionada marca, argumentando la violación de los artículos 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   3. La sociedad DEQUIVAL S.A.C., indicó que FRANCISCO PÉREZ ALVARADO obtuvo el registro de mala fe, porque que al solicitarlo ya tenía conocimiento que el producto era importado desde China, lo cual según esta misma sociedad se pudo constatar mediante las DUAS No 225944-00 y 298779-00 de 5 de diciembre de 2006 y 21 de diciembre de 2007, respectivamente.

   2 4. El 23 de abril de 2012, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 1405-2012/CSD-INDECOPI,

   declaró fundada la acción de nulidad.

   5. El 23 de mayo de 2012, el señor FRANCISCO PÉREZ ALVARADO presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

   6. El 21 de junio de 2013, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No.

   2174-2013ITPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación,

   confirmando la Resolución No. 1405-2012/CSD-INDECOPI.

   7. El señor FRANCISCO PÉREZ ALVARADO interpuso demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.

   8. El Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo,

   Subespecialidad en Temas de Mercado, mediante sentencia signada como Resolución No. Cuatro de 19 de diciembre de 2014, declaró

   infundada la demanda.

   9. El señor FRANCISCO PÉREZ ALVARADO, presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

   10. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia,

   Lima, República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   1. Argumentos de la demanda.

      La parte demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

      11. Manifiesta que ha obrado en todo momento de buena fe. Realizó una búsqueda de antecedentes en el INDECOPI, y pudo evidenciar que en la Clase 8 de la Clasificación Internacional Niza existió el registro ya caducado de la marca MORO DI VENEZIA a favor de la empresa IRVEL SRL. Lo anterior no fue tenido en cuenta por la autoridad nacional.

      12.Agrega que la solicitud de registro de la marca mixta VENEZIA STAINLESS STEEL fue analizada por el INDECOPI.

      13.Adiciona que la palabra VENEZIA se encuentra incluida en otras marcas.

      14. Expresa que los DUAS y los documentos presentados como prueba no acreditan el uso de la marca en el mercado peruano.

      3 Por parte de la sociedad DEQUIVAL S.A.C.

      15. Mediante la Resolución 02 de 5 de marzo de 2014 se declaró en rebeldía.

   2. Contestación de la demanda.

      Por parte del INDECOPI.

      16.lndica que se encuentra acreditado que el demandante actuó de mala fe al solicitar la marca mixta VENEZIA STAINLESS STEEL,

      considerando que la denominación VENEZIA es un signo arbitrario en relación con los productos que identifica, y que el actor conocía que se importaban hacia el mercado peruano productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, la identidad existente entre signos en conflicto no puede deberse a la mera casualidad.

      17. Expresa que con posterioridad a la obtención de su registro y sobre la base de su derecho en exclusiva, pretendió impedir la comercialización de los referidos productos por parte de sus competidores; esto permite concluir que el actor registró su marca con la intención de obtener provecho ilícito y obstruir la actividad empresarial de terceros.

      18. Manifiesta que se encuentra acreditado que IMPORTACIONES CARMELITA DEL NORTE EIRL Y otros proveedores han importado desde China cuchillos con anterioridad al registro de la marca mixta VENEZIA STAINLESS STEEL, esto es desde el año 2005. El demandante quiere hacer creer que los productos importados no se comercializaron, lo que sería un argumento que carece de todo sustento.

      19. Expresa que la existencia previa del registro de una marca compuesta por la denominación VENEZIA, no demuestra la buena fe del demandante. Por el contrario, la obtención de su registro ha impedido la comercialización de productos identificados con un signo que previamente había ingresado en el mercado por sus competidores; por lo anterior, se puede concluir que la marca del demandante fue obtenida con la intención de obtener un provecho ilícito y obstruir la actividad empresarial de terceros.

      Por parte de la sociedad DEQUIVAL S.A.C.

      20. Mediante la Resolución Dos de 05 de marzo de 2014, se declaró en rebeldía.

   3. Sentencia de Primera Instancia.

      21. El Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia,

      Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como 4 Resolución Número Cuatro de 19 de diciembre de 2014, declaró

      infundada la demanda, argumentando que debe:

      "(. ..) el Indecopi no puede afirmar que se ha acreditado que ha actuado de mala fe solo por el hecho de que sea representante de la empresa Importaciones Carmelita del Norte EIRL., ni por las declaraciones únicas de aduana (OUAS) en las que consta la importación de cuchillos de la marca VENEZIA presentadas por la empresa Oequivel ya que tales documentos no sustentan que la marca haya sido utilizada en el mercado peruano (. ..) En este sentido corresponde señalar que de los medios probatorios presentados se ha verificado que los cuchillos VENEZIA ingresaron al mercado peruano, importado por un tercero, antes de que el señor Pérez registrara la marca que contiene dicho termino. Asimismo, se ha comprobado que tanto el producto importado bajo el signo VENEZIA como el producto que distingue la marca registrada consiste en un cuchillo de cocina fabricado en China; por último, se ha corroborado que ambos productos son importados para ingresar al mercado peruano, lo cual nos lleva a concluir que la empresa de la que es gerente el señor Pérez es una de las distribuidoras en el mercado peruano de los cuchillos VENEZIA procedentes de China; en consecuencia, se ha acreditado que el señor Pérez tenía conocimiento de la existencia de que el término VENEZIA distinguía cuchillos procedentes de China, por lo que el hecho de que ese término forma parte del signo que registro evidencia un actuar desleal, pues, a través del registro podía impedir que sus competidores comercializaran los cuchillos VENEZ lA, a pesar de también importarlos desde...