PROCESO 279-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 279-IP-2014

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 71 y 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Segunda de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, de la República del Ecuador. Actor: A. H. ROBINS COMPANY INCORPORATED. Marca: TENIBEX (denominativa). Expediente Interno: 17811-2013-2119.

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 10 días del mes de abril del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, de la República del Ecuador.

VISTOS:

El Oficio 5374-TDCA-DQ del 18 de noviembre de 2014, recibido personalmente el 4 de diciembre de 2014, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 de Quito de la República del Ecuador solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-2119.

El Auto de 4 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: A. H. ROBINS COMPANY INCORPORATED

      Demandados: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA; DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; Y, PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, REPÚBLICA DEL ECUADOR.

      FRANCISCO CORDERO CORDOVEZ

   2. Hechos:

   1. El 30 de julio de 1993, el señor FRANCISCO CORDERO CORDOVEZ presentó solicitud de registro de la marca TENIBEX (denominativa) para identificar productos de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. El 15 de abril de 1994, la empresa A.H. ROBINS COMPANY INCORPORATED presentó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, dentro del término legal, observaciones contra la mencionada solicitud de registro, en virtud a la semejanza que tiene con la marca TENEX (denominativa) para registrar productos de la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Mediante Resolución 0958421 de 5 de marzo de 1997, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial rechazó la observación presentada por A. H. ROBINS COMPANY INCORPORATED y concedió el registro de la marca TENIBEX (denominativa) a favor del señor FRANCISCO CORDERO CORDOVEZ.

   4. Por lo anterior, el 25 de julio de 1997, la empresa A.H. ROBINS COMPANY INCORPORATED interpuso demanda en contra de la citada Resolución ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 de Quito.

   5. Mediante Oficio 5374-TDCA-DQ del 18 de noviembre de 2014, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 de Quito de la República del Ecuador solicitó a este Tribunal interpretación prejudicial de los artículos 81; 82 literales a) y h); 83 literales a), d) y e); y, 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   3. Argumentos de la demanda:

   6. La empresa A.H. ROBINS COMPANY INCORPORATED sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

      - Entre la marca registrada TENEX (denominativa) y la marca solicitada TENIBEX (denominativa) se evidencia una gran similitud visual, fonética y auditiva, lo que genera que las marcas se confundan a primera vista.

      - La entidad demandada señala erróneamente que las marcas en conflicto no son semejantes ni confundibles, cuando de un simple cotejo, utilizando la lógica común, se puede establecer con claridad que estas denominaciones son similares, encontrándose la marca TENEX (denominativa) contenida en la marca TENIBEX (denominativa).

      - En este sentido, rechazó la conclusión de la entidad demandada respecto a que la marca solicitada a registro TENIBEX (denominativa) cumple con los requisitos de originalidad, novedad y distintividad, pues guarda gran similitud con la marca registrada TENEX (denominativa), la cual que es famosa y notoriamente conocida no sólo en Ecuador, sino en el mundo, tanto más si está destinada a proteger productos de la misma clase.

      - Por otro lado, la entidad demandada sostuvo también que no existe confusión entre las marcas en conflicto por cuanto los productos que protegen sólo se pueden adquirir bajo receta médica. Sin embargo, es precisamente este hecho el que genera confusión entre las marcas en controversia, pues la denominada ‘letra de médico’ es bastante difícil de descifrar y suscita confusiones al momento de adquirir un producto.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   7. El DIRECTOR NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL contestó la demanda señalando lo siguiente:

      - Realizado el cotejo correspondiente y comparando la denominación solicitada y la marca opuesta, en conjunto y no fraccionadamente, en forma sucesiva y no simultánea, desde la óptica del consumidor medio y desde el punto de vista gráfico, fonético-auditivo y conceptual o ideológico, se concluye que las marcas en conflicto no son semejantes ni confundibles a simple vista.

      - El signo TENIBEX (denominativa) cumple con los requisitos de originalidad, novedad y distintividad ya que protege características propias que le permiten diferenciarse en el mercado respecto de la marca TENEX (denominativa), registrada a nombre de la demandante.

      - Los productos que protegen ambas denominaciones son de naturaleza muy especial ya que amparan productos farmacéuticos, los mismos que no se encuentran al libre alcance del público consumidor sino que se expenden bajo receta médica, alejándose aún más la posibilidad de confusión o error entre los consumidores.

   8. El señor FRANCISCO CORDERO CORDOVEZ contestó la demanda señalando lo siguiente:

      - No se ha probado la notoriedad que aduce la empresa A.H. ROBINS COMPANY INCORPORATED en cuanto a la marca TENEX (denominativa).

      - Los signos poseen una configuración diversa que los hacen individuales e inconfundibles.

      - Debe tomarse en consideración el principio de territorialidad, cuya aplicación implica que no tenga trascendencia que la marca TENEX (denominativa) se haya registrado en otros países.

      - Las marcas cotejadas tienen una extensión diferente, pues mientras la marca solicitada TENIBEX (denominativa) es una denominación de tres sílabas, la marca registrada TENEX (denominativa) sólo tiene dos sílabas y, de ellas, apenas coinciden la sílaba inicial ‘TE’, motivo por el cual no existe semejanza visual ni gráfica.

      - Asimismo, del cotejo de marcas, se tiene que producen una impresión de conjunto diferente, tanto al verlas como al escucharlas, pues la sucesión de las vocales en TENIBEX (denominativa) es E-I-E, mientras que en TENEX (denominativa) es E-E.

      - Indicó que también es fácil de apreciar que la sílaba tónica es diferente en ambas marcas. Así, la sílaba tónica en la marca TENIBEX (denominativa) se encuentra en la tercera sílaba, ‘BEX’, mientras que la sílaba tónica de la marca TENEX (denominativa) se encuentra en la primera.

      - Las diferencias anotadas permiten determinar que la semejanza entre ambas marcas es absolutamente reducida e incluso insignificante.

      - Refirió que el en caso de los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no son los consumidores quienes los escogen, dado que estos productos son recomendados técnicamente por un especialista que conoce de sus características. De igual manera, el consumidor contará con el asesoramiento, también técnico, de un farmacéutico. Estas circunstancias reducen al mínimo el riesgo de confusión.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   9. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, la solicitud de registro de marca se presentó el 30 de julio de 1993, cuando la normativa vigente en ese momento era la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Por lo tanto, este Tribunal interpretará de oficio los artículos 71[1] y 73[2] literal a) de la Decisión 313 y la Disposición Transitoria Segunda[3] de la Decisión 344.

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   10. Los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

   1. La norma comunitaria en el tiempo.

   2. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   3. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

   4. Comparación entre signos denominativos.

   5. Partículas de uso común. Marcas farmacéuticas.

   6. La marca notoria.

   7. Autonomía de la Oficina Nacional Competente.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

   11. El Juez Consultante solicitó la interpretación prejudicial de normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, la solicitud de registro del signo TENIBEX (denominativo) para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza se presentó el 30 de julio del 1993, cuando la normativa vigente en ese momento era la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que la Decisión 344 se aplicó recién a partir del 1 de enero de 1994. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

   12. Dentro del Proceso 69-IP-2010 de 23 de junio de 2010, este Tribunal tuvo la oportunidad de señalar:

   13. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución y, si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación...