PROCESO 05-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 05-IP-2011

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 82 literal d) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador.

Marca: TRIDOGREL (nominativa).

Actor: sociedad SANOFI-SYNTHELABO.

Proceso interno Nº 9018-01-LYM.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de abril del año dos mil once.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador, para que se proceda a la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 9018-01-LYM;

El auto de 16 de marzo de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad SANOFI-SYNTHELABO.

   Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador.

   Tercero interesado: sociedad HEALTHCO LIMITED.

2. Hechos.

   1. El 15 de agosto de 2000, la sociedad HEALTHCO LIMITED solicitó el registro como marca del signo TRIDOGREL (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 427 correspondiente al mes de agosto de 2000. Contra dicha solicitud, presentaron observaciones la sociedad SANOFI-SYNTHELABO sobre la base de que el signo TRIDOGREL es genérico; la sociedad GRÜNENTHAL GMBH sobre la base de su marca TRIDOL (nominativa); y, la sociedad LABORATORIOS ROWE, C. sobre la base de su marca TOGREL (nominativa), ambas destinadas a distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional.

   3. Por Resolución Nº 978684 de 7 de febrero de 2001, el Director Nacional de Propiedad Industrial, declaró infundadas las observaciones presentadas y concedió el registro como marca del signo solicitado. Contra dicha Resolución la sociedad SANOFI-SYNTHELABO interpuso recurso de reposición.

   4. Por Resolución Nº 979272 de 19 de septiembre de 2001, el mismo Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó el recurso de reposición.

   5. De esta manera, la sociedad SANOFI-SYNTHELABO interpuso demanda contencioso administrativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad SANOFI-SYNTHELABO en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. La denominación CLOPIDOGREL “es una ‘DCI’ es decir una DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL PARA LAS SUSTANCIAS FARMACÉUTICAS adoptadas como tal por la Organización Mundial de la Salud O.M.S. para designar productos farmacéuticos (…)”, es decir “La denominación CLOPIDOGREL es por tanto un TÉRMINO GENÉRICO utilizado para designar A NIVEL MUNDIAL determinado producto farmacéutico, no siendo susceptible, por ello, de apropiación privada”.

   2. La marca TRIDOGREL “que se pretende inscribir resulta ser extremadamente similar hasta el punto de ser confundible con el término genérico CLOPIDOGREL” y que “los médicos, farmacéuticos o el público en general, al leer o escuchar la denominación TRIDOGREL van a asociarla con el producto CLOPIDOGREL en DOSIS TRIPLE, por lo cual no es procedente aceptar su registro”.

   3. El signo solicitado no tiene distintividad y por lo tanto “no reúne los requisitos necesarios para que sea concedido su registro”.

   4. Al registrarse el signo solicitado éste “se beneficiaría de manera desleal de la confusión y asociación, por parte de los médicos, farmacéuticos y del público consumidor, respecto del producto CLOPIDOGREL”.

   5. Respecto a las Resoluciones emitidas por el Director Nacional de Propiedad Industrial con relación al uso de partículas genéricas en los productos farmacéuticos dice que “la marca solicitada esto es TRIDOGREL reproduce íntegramente la desinencia DOGREL del término genérico CLOPIDOGREL, en tanto que su raíz está compuesta por el término de uso común TRI que significa TRIPLE o tres, por tanto su raíz no le da distintividad alguna a esta marca, pero aún como equivocadamente dice el señor Director Nacional de Propiedad Industrial, que “es un nuevo elemento inicial que es lo que le proporciona distintividad”.

   6. “El conceder el registro de TRIDOGREL, es conceder derechos de exclusividad sobre un término genérico y de uso común y corriente, lo cual inevitablemente causaría perjuicio a los demás laboratorios farmacéuticos, entre los que está mi representada SANOFI-SYNTHELABO y justamente de este hecho se deriva el legítimo interés que tiene mi representada para oponerse a la concesión de este registro”.

   7. Reafirma nuevamente todos los argumentos esgrimidos.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contestó la demanda en los siguientes términos:

   a.- Niego los fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa.

   b.- Ratifico la resolución Nº 979272, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, que es materia de la impugnación, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente.

   c.- Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente (…)

   .

   El Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta la demanda argumentando:

   1. Con relación a la primera observación que “la denominación común internacional CLOPIDROGREL (sic) en las que basa la observación, realizado el cotejo marcario con la marca solicitada no es similar a aquella DCI tal como afirma el opositor, si bien se reproduce el término DOGREL en la parte final de la marca solicitada esta similitud no ocasionará confusión en el público consumidor y no afecta a la denominación común por cuanto se utiliza con un nuevo elemento inicial que es lo que proporciona distintividad. Tratándose de preparados químicos farmacéuticos son varias las denominaciones que reproducen la raíz o desinencia del principio activo o de la denominación común, sin que pueda decirse que se produciría confusión”.

   2. Respecto a la segunda y a la tercera observación, vistos los signos en conflicto y “en conjunto sin fraccionamientos resultan diferentes, cada uno de ellos tienen individualidades facilitando al público su identificación, por lo que no se producirá confusión”.

   3. “La denominación solicitada cumple con los requisitos del Art. 134 de la Decisión 486 (…) y no se encuentra incursa dentro de las prohibiciones del Art. 136 literal a) de la Decisión 486 (…)”.

   4. Finalmente, “Me ratifico en la resolución emitida, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional”.

5. Tercero interesado.

   La sociedad HEALTHCO LIMITED, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda manifestando:

   1. “(…) los criterios señalados por la compañía SANOFI-SYNTHELABO carecen de legítimo interés para oponerse e impedir el registro de la marca ‘TRIDOGREL’ ya que no posee registrada a su favor marca similar o idéntica, sino que basan su defensa en una denominación genérica (…) y es así como la Dirección Nacional de Propiedad Industrial visualizó el problema y resolvió en derecho” y que “nada obsta para que mi mandante utilice el término ‘DOGREL’ acompañado de otras letras que le hacen una marca suficientemente distintiva en el mercado”.

   2. De lo examinado resulta que “el término genérico no es ‘CLOPIDOGREL’ como lo señala SANOFI-SYNTHELABO, sino ‘DOGREL’, y para que SANOFI-SYNTHELABO esté en lo correcto, al manifestar que ‘(…) la marca TRIDOGREL es el producto CLOPIDOGREL en DOSIS TRIPLE’, la marca de mi mandataria debería ser TRICLOPIDOGREL’ y no ‘TRIDOGREL’ como efectivamente es. Por lo tanto, si ‘TRIDOGREL’ no puede ser considerado un signo distintivo, entonces ‘CLOPIDOGREL’ tampoco debería ser considerado como tal (…)”.

   3. Que el signo en conflicto “‘TRIDOGREL’ no guarda similitud alguna con el genérico ‘CLOPIDOGREL’, lo cual le convierte en lo suficientemente distintivo y registrable” que “las sílabas iniciales ‘CLOPI’ y ‘TRI’ son las que se grabarán con mayor facilidad en la mente del público consumidor y al ser diferentes, éstas no provocarán confusión o error”.

   4. En los aspectos visual, fonético e ideológico no existe confusión entre los signos solicitados.

   5. Finalmente, que los productos farmacéuticos distinguidos por los signos en conflicto son vendidos en lugares especializados, bajo receta médica y por personas autorizadas para expedir las recetas y comercializar los productos.

      Se aclara, que las sociedades GRÜNENTHAL...