PROCESO 278-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 278-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Demandante: Lilia Carmenza Nieto Vargas. Marca: “DORMICOMODO” (mixta). Expediente Interno: 2011-00381-00.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 25 días del mes de septiembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 1772 de 5 de junio de 2015, recibido por correo electrónico el 10 de junio de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00381-00.

El Auto de 24 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. ANTECEDENTES

   1. Partes en el Proceso Interno:

      Demandante: Lilia Carmenza Nieto Vargas

      Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

      Terceros interesados: Industrias Dormiluna S.A.

      Espumas Plásticas S.A.

   2. Antecedentes:

   1. El 27 de octubre de 2009, la señora Lilia Carmenza Nieto Vargas solicitó el registro de la marca “DORMICOMODO” (mixta) para distinguir productos de la Clase 20 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial. INDUSTRIAS DORMILUNA S.A. presentó oposición al registro solicitado sobre la base de su marca “DORMILUNA” (mixta) para identificar productos de las Clases 20 y 24 de la Clasificación Internacional de Niza, inscritas bajo certificados 315561 y 275809 respectivamente. Asimismo, ESPUMAS PLÁSTICAS S.A. también presentó oposición sobre la base de su marca “COMODISIMOS” (denominativa) para identificar productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, inscrita bajo certificado 121253.

   3. La Superintendencia de Industria y Comercio al estudiar la solicitud, mediante Resolución 45773 de 30 de agosto de 2010, declaró infundada las oposiciones presentadas y concedió el registro solicitado.

   4. Contra la anterior Resolución INDUSTRIAS DORMILUNA S.A. y ESPUMAS PLÁSTICAS S.A. interpusieron dentro del plazo, recursos de reposición y en subsidio el de apelación, el primero de ellos resuelto mediante Resolución 66499 de 29 de noviembre de 2010 en el sentido de confirmar la decisión recurrida.

   5. A través de Resolución 41493 de 4 de agosto de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso de apelación, revocó la Resolución 45773 y en su lugar declaró fundada la oposición de INDUSTRIAS DORMILUNA S.A. por riesgo de confusión con la marca solicitada “DORMICOMODO” (mixta) negando su registro.

   6. La señora Lilia Carmenza Nieto Vargas presentó demanda ante el Consejo de Estado, a fin de anular la Resolución 41493, la que fue admitida por auto de 28 de mayo de 2012, y en el cual ordena se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio y a INDUSTRIAS DORMILUNA S.A. y ESPUMAS PLÁSTICAS S.A. como terceros interesados en las resultas del proceso, los mismos que no intervinieron en el proceso.

   7. Mediante Auto de 19 de noviembre de 2013, el Consejo de Estado decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   3. Argumentos de la demanda:

   8. La señora Lilia Carmenza Nieto Vargas alegó lo siguiente:

      – Que la entidad demandada no analizó de forma adecuada si la marca solicitada cumplía con los requisitos de distintividad del artículo 134 de la Decisión 486, teniendo la marca “DORMICOMODO” (mixta) distintividad intrínseca y extrínseca pues no es una característica física de los productos que pretende amparar, no es una expresión de uso común ni tampoco genera confusión con otros signos previamente registrados.

      – Que la Superintendencia dividió el signo al momento de efectuar el cotejo entre las marcas y erróneamente le otorgó fuerza a la partícula “DORMI” mientras que descartó la partícula “COMODO” por considerarla una palabra inapropiable.

      – Que al efectuar la comparación con la marca previamente registrada, “DORMILUNA” (denominativa), se observa que ambos signos comparten una palabra de uso común que no es apropiable, mientras que las demás letras que la conforman son distintas, por lo que son fonética y conceptualmente diferentes.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   9. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente:

      – Que el signo solicitado presentaba similitudes gráficas y fonéticas con las marcas registradas “DORMILUNA”, “DORMILUNA COSMOP FLEX”, “DORMILUNA CELESTIAL”, “DORMILUNA STELAR” y “DORMILUNA URANO”, motivo por el cual no era lo suficientemente distintiva y en esa medida no podía cumplir con su función diferenciadora en el mercado.

      – Que las marcas en cuestión son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, pues la marca cuyo registro se demanda contiene el elemento dominante y característico de la familia de marcas de INDUSTRIAS DORMILUNA S.A., esto es, el elemento “DORMI”, lo que indicaría claramente al consumidor que la marca “DORMICOMODO” forma parte de la familia de marcas antes señalada.

      – Que la palabra CÓMODO obedece a una palabra inapropiable, como evocativo de la calidad o clase de servicio que se pretende poner en el mercado.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   10. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis efectuado no procede la interpretación del artículo 134 de la citada normativa por no resultar pertinente. Por lo tanto, sólo procede la interpretación del artículo 136 literal a) de la mencionada normativa[1].

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

   2. Comparación entre signos mixtos.

   3. Familia de marcas.

   4. Signos descriptivos y términos de uso común.

   5. Signos evocativos.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

   11. En el presente caso, la señora Lilia Carmenza Nieto Vargas solicitó el registro del signo “DORMICOMODO” (mixta) para distinguir productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. Ante dicha solicitud de registro, Industrias Dormiluna S.A. formuló oposición sobre la base de su marca “DORMILUNA” (mixta) registrada en las Clases 20 y 24 de la Clasificación Internacional de Niza.

   12. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que:

       La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

       Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.[2]

       Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

       El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

       La...