PROCESO 277-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 277-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Actor: El País S.A. Marca: “DIARIO MÍO” (mixta). Expediente Interno: 2012-00054-00.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 15 días del mes de octubre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 1767 de 5 de junio de 2015, recibido vía correo electrónico el 10 de junio de 2015, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 2012-00054-00.

El Auto de 24 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. ANTECEDENTES

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: El País S.A.

      Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia

      Tercero interesado: Casa Editorial El Tiempo S.A.

   2. Antecedentes:

   1. El 23 de julio de 2010, Casa Editorial El Tiempo S.A. solicitó el registro de la marca DIARIO MÍO (mixta) para distinguir productos de la Clase 16 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Ante ello, El País S.A. presentó oposición al registro solicitado sobre la base del riesgo de confusión existente con sus marcas registradas TAXI MÍO (mixta) y CALI MÍO (denominativa) para la Clase 16, el lema comercial NUESTRO DIARIO en la Clase 16 y la marca NUESTRO DIARIO (mixta) en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 18410 de 31 de marzo de 2011, declaró fundada la oposición presentada y denegó el registro solicitado.

   4. Contra la anterior Resolución Casa Editorial El Tiempo S.A. interpuso dentro del plazo, recursos de reposición y en subsidio de apelación, el primero de ellos fue resuelto mediante Resolución 39296 de 27 de julio de 2011 confirmando la decisión recurrida.

   5. A través de la Resolución 55639 de 10 de octubre de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso de apelación, revocó la Resolución 18410 y, en su lugar, concedió el registro de la marca solicitada.

   6. El País S.A. presentó demanda ante el Consejo de Estado, a fin de anular la Resolución 55639, la misma que fue admitida por auto de 18 de julio de 2012, y a través de la cual ordenó se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio y a Casa Editorial El Tiempo S.A. como tercero interesado en las resultas del proceso.

   7. Mediante Auto de 23 de septiembre de 2013, el Consejo de Estado decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   3. Argumentos de la demanda:

   8. EL PAÍS S.A. sustentó su demanda en los siguientes argumentos:

      - Que la marca controvertida reproduce la expresión MÍO de la marca previamente registrada TAXI MÍO (mixta) que constituye el elemento predominante y de mayor recordación en su marca y, además, identifica productos de la misma clase, lo que puede inducir a error a los consumidores.

      - Que la palabra DIARIO en la marca concedida es una expresión genérica de uso común, que hace referencia a prensa y periódicos, lo que implica que no es lo suficientemente distintiva.

      - Que las marcas DIARIO MÍO (mixta) y TAXI MÍO (mixta) poseen similitudes conceptuales, fonéticas y ortográficas por lo cual no pueden coexistir en el mismo mercado.

   4. Argumentos de las contestaciones a la demanda:

   9. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contestó la demanda en los siguientes términos:

      - Que la expresión MÍO es común en los signos confrontados, no obstante, sobre dicha expresión no recae el elemento distintivo de los signos, sino en las expresiones TAXI y DIARIO, lo que impide la configuración del riesgo de confusión.

      - Que desde el punto de vista conceptual, se evidencia una clara diferencia en el significado de los términos TAXI y DIARIO, por lo que la idea que quedará grabada en la mente del consumidor respecto de cada signo no será la misma, diferenciando a los signos confrontados.

      - TAXI MÍO no guarda una relación conceptual con los productos contenidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que la hace una marca arbitraria.

      - Que existen diferencias ortográficas y fonéticas que derivan de la no coincidencia en la cadena de vocales y consonantes de las marcas en cuestión, por lo que la impresión visual de los signos no será la misma.

      - Que los signos en disputa evocan conceptos diferentes, y además la marca otorgada goza de las características de originalidad, perceptibilidad y representación gráfica que la hacen distinguible de otras.

   10. CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. contestó la demanda señalando lo siguiente:

       - Que lo único que tienen en común los signos en disputa es la expresión MÍO sobre la cual la sociedad El País S.A. no tiene un derecho exclusivo.

       - Que ambas marcas presentan diferencias de tipo visual pues los elementos gráficos de cada una las hace perfectamente diferenciables.

       - Que fonética y conceptualmente los signos también presentan características propias que eliminan el riesgo de confusión planteado por el demandante.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   11. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis efectuado no procede la interpretación de los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la citada normativa por no resultar pertinentes. Por lo tanto, sólo procede la interpretación del artículo 136 literal a) de la mencionada normativa[1].

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directo, riesgo de confusión indirecto y riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

   2. Comparación entre signos denominativos y mixtos (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta).

   3. Palabras genéricas y de uso común. La marca débil.

   4. Conexión competitiva entre productos de las Clases 16 y 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

   5. El lema comercial y su ámbito de protección.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTO, RIESGO DE CONFUSIÓN INDIRECTO Y RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

   12. En el presente caso, Casa Editorial El Tiempo S.A. solicitó el registro del signo DIARIO MÍO (mixto) para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Ante ello, El País S.A. presentó oposición sobre la base del riesgo de confusión existente con sus marcas registradas TAXI MÍO (mixta) y CALI MÍO (denominativa) para la Clase 16, el lema comercial NUESTRO DIARIO en la Clase 16 y la marca NUESTRO DIARIO (mixta) en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

   13. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que:

       La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

       Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’[2].

       Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

       El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

       La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:

       La similitud ortográfica...