PROCESO 276-IP-2014

Emisor:Comisión de la Comunidad Andina
 
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PROCESO 276-IP-2014

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala en lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. Actor: TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED. Patente: AGENTE PROMOTOR DE PRODUCCIÓN/ SECRECIÓN DE NEUROTROFINA QUE COMPRENDE DERIVADOS DE AZOL Y DERIVADOS DE TIAZOL Y OXAZOL ÚTILES PARA LA FABRICACIÓN DE PREPARACIONES FARMACÉUTICAS. Expediente Interno: 2008-00052.

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 24 días del mes de marzo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 3688 de 21 de noviembre de 2014, recibido vía correo electrónico el 24 de noviembre de 2014, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-00052.

El Auto de 4 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

  1. Antecedentes

    1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED

      Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA

    2. Hechos:

    3. El 31 de agosto de 2000, la sociedad TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED presentó solicitud de patente para la invención denominada AGENTE PROMOTOR DE PRODUCCIÓN/SECRECIÓN DE NEUROTROFINA ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 518 de 30 de julio de 2002. Frente a esta solicitud de patente no se presentaron oposiciones.

    4. Luego de practicado el examen de forma de la solicitud de patente, la Superintendencia de Industria y Comercio le informó al solicitante que el documento entregado no contenía el título o nombre de la invención en forma correcta, junto con otras observaciones.

    5. Atendiendo el anterior requerimiento, la sociedad solicitante modificó el título de la invención de la siguiente manera: AGENTE PROMOTOR DE PRODUCCIÓN/SECRECIÓN DE NEUROTROFINA QUE COMPRENDE DERIVADOS DE AZOL Y DERIVADOS DE TIAZOL Y OXAZOL ÚTILES PARA LA FABRICACIÓN DE PREPARACIONES FARMACÉUTICAS.

    6. Al estudiar la solicitud, el Superintendente de Industria y Comercio denegó el privilegio de patente de invención mediante Resolución 29238 del 30 de octubre de 2006 bajo el argumento de que la materia reivindicada carecía de novedad.

    7. Contra la anterior resolución la demandante interpuso recurso de reposición, que fue resuelto mediante la Resolución 23530 del 31 de julio de 2007 en el sentido de confirmar la decisión contenida en la Resolución 29238 del 30 de octubre de 2006.

    8. Por lo anterior, el 19 de diciembre de 2007, la sociedad TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las citadas Resoluciones ante el Consejo de Estado.

    9. La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante Auto del 4 de agosto de 2008, que ordenó notificar a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio.

    10. El 10 de diciembre de 2008, la sociedad TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED presentó una solicitud de corrección de la demanda, la misma que fue admitida por la Sección Primera del Consejo de Estado mediante Auto del 15 de setiembre de 2009.

    11. El 28 de marzo de 2011, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    12. Argumentos de la demanda:

    13. TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

      - Sostuvo que la Superintendencia de Industria y Comercio vulneró la Decisión 486 pues denegó la solicitud de patente pese a que la invención presentada cumplía con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

      - La entidad demandada consideró que la solicitud de patente carecía de nivel inventivo debido a la preexistencia de la anterioridad del documento “D2. WO9736882 de 09/10/1997. Título: OXAZOLE DERIVATES, THEIR PRODUCTION AND USE”, el cual no divulga todas y cada una de las características técnicas esenciales que definen la invención en debate.

      - Al respecto, precisó que el mencionado documento no anticipa todas las características de la invención debido a que: i) el grupo fenoxi en los compuestos de la invención siempre están sustituidos; y, ii) dicho documento no revela específicamente un grupo alquilo C1-4 como un sustituyente en el grupo ariloxi para ‘A’.

      - Por lo tanto, la solicitud de patente cumple con la exigencia del artículo 16 de la Decisión 486 y el Manual Andino de Patentes respecto de la novedad.

      - Adicionalmente, sostuvo que la autoridad nacional violó el artículo 18 de la Decisión 486 al concluir que la invención carecía de novedad, dado que no procedió a realizar el estudio del nivel inventivo, omitiéndose un estudio de patentabilidad ajustado a la ley.

      - Adujo que el mencionado documento D2 no afectaba el nivel inventivo de la invención pues, si bien se trata de compuestos similares en ambos casos, lo cierto es que existe una diferencia técnica entre ellos de la cual no se tenía ningún indicio en dicha anterioridad.

      - Esta diferencia consiste en que la actividad promotora de la producción/secreción de neurotrofina del compuesto de referencia (del Ejemplo 9 del documento D2) no es obvia para los expertos en la técnica, lo que permite demostrar que la invención solicitada sí cuenta con suficiente nivel inventivo para contar con una patente.

      - Finalmente, señaló que se ha violado el artículo 14 de la Decisión 486 por cuanto es obligatorio que los Países Miembros de la Comunidad Andina otorguen patentes de invención cuando se cumplan los requisitos para ello, lo que no sucedió en el presente caso.

      - En consecuencia, es claro y evidente que el documento citado por la Administración como anterioridad para la invención no divulga explícitamente todas y cada una de las características técnicas que conforman la invención y que se encuentran descritas en el pliego reivindicatorio de la solicitud. Por lo tanto, se debe concluir que al no tener la invención todas y cada una de las características técnicas reveladas en D2, este documento no puede tenerse como una anterioridad válida susceptible de afectar la novedad de la invención.

    14. Argumentos de la contestación a la demanda:

    15. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO contestó la demanda señalando lo siguiente:

      - Reiteró que los actos administrativos impugnados habían sido expedidos con fundamento en la normativa vigente en materia de propiedad industrial contenida en la Decisión 486. De esta forma, se dio cumplimiento al artículo 14 de la referida normativa comunitaria, que consagra que los Países Miembros de la Comunidad Andina otorgarán patentes para las invenciones siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

      - Manifestó que, el examen de fondo de la solicitud de patente permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne todos los requisitos legales previstos en la norma comunitaria para la concesión de la patente de invención, como era el caso de la novedad y el nivel inventivo exigidos.

      - Argumentó que cualquier persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente al objeto reivindicado podía conocer y plantearse el mismo problema, y a partir de sus conocimientos y enseñanzas de las anterioridades existentes habría logrado de una manera obvia la invención analizada.

  2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

    1. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, la solicitud de registro de patente de invención fue presentada el 31 de agosto de 2000, en vigencia de la Decisión 344. Por lo tanto, este Tribunal interpretará de oficio los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486[1].

  3. CUESTIONES A INTERPRETAR

    1. La norma comunitaria en el tiempo.

    2. Requisitos de patentabilidad.

    3. Novedad. Nivel inventivo. Estado de la técnica.

    4. Criterios para analizar los documentos citados como anterioridad.

  4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

    1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

    2. Sobre el presente asunto, este Tribunal debe reiterar lo señalado dentro del Proceso 66-IP-2013 de 21 de agosto de 2013:

      “Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal.

      Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la...

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