PROCESO 275-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 275-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 134 literal a) de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2010-00350. Actor: DENTSPLY FINANCE CO. Marca denominativa PROMIX.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diez días del mes de abril del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio N° 3693 de 21 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el 24 de noviembre de 2014 vía correo electrónico, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2010-00350.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 4 de marzo de 2015.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

   Partes:

   Demandante: DENTSPLY FINANCE CO.

   Partes contrarias: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.

   HECHOS:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de Interpretación Prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad DENTSPLY FINANCE CO., solicitó el 16 de febrero de 2009 el registro como marca del signo denominativo PROMIX, para amparar los siguientes productos de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza: “Equipos dentales; equipos y aparatos para limpiar dientes y otros procedimientos dentales”.

   2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 602 de 31 de marzo de 2009.

   3. La sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., formuló oposición sobre la base de su marca denominativa TROMIX, registrada en Colombia bajo el certificado No. 172286, para amparar los siguientes productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “productos farmacéuticos e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos”.

   4. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 43566 de 28 de agosto de 2009, resolvió declarar fundada la oposición presentada y denegó el registro solicitado.

   5. La sociedad DENTSPLY FINANCE CO., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   6. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 52636 de 20 de octubre de 2009, resolvió el recurso de reposición, confirmando el Acto Administrativo repuesto y, concedió ante su inmediato superior el recurso de apelación.

   7. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 15482 de 23 de marzo de 2010, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión impugnada.

   8. La sociedad DENTSPLY FINANCE CO., presentó demanda de nulidad contra las Resoluciones Nos. 15482 de 23 de marzo de 2010, 52636 de 20 de octubre de 2009 y 43566 de 28 de agosto de 2009, ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   9. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      1. Argumentos de la demanda.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   10. Señala, que la sociedad DENTSPLY FINANCE CO., fue constituida con el objetivo de comercializar productos destinados al uso de odontólogos; mientras que la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., está dedicada a la elaboración y comercialización de farmacéuticos de libre venta o de venta bajo fórmula médica, para lo cual cuenta con tres (3) líneas de negocio: Medicamentos genéricos, medicamentos de formulación médica y distribución de medicamentos de otras marcas.

   11. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí. Los productos que amparan no tienen conexión competitiva

   12. Agrega, que la autoridad nacional yerra al realizar el examen de confundibilidad entre los signos en conflicto, puesto que al cotejarlos se resalta la diferencia que existe entre sus sílabas tónicas.

   13. Indica, que el sufijo MIX es de uso común y, por lo tanto, no apropiable.

       2. Argumentos de la contestación de la demanda.

       Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

   14. Indica, que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos gráfico y fonético.

   15. Manifiesta, que entre los productos que amparan los signos en conflicto existe conexión competitiva. Por lo tanto, no se vulneró el principio de especialidad.

       Por parte del Tercero Interesado.

   16. Indica, que los signos en conflicto son confundibles entre sí desde el punto de vista gráfico y fonético. Por lo tanto, al ser mayores las similitudes que las diferencias, la autoridad nacional estuvo ajustada a derecho en su decisión de denegar el registro.

   17. Agrega, que no se vulneró el principio de especialidad.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

   18. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Se hará la interpretación solicitada. De oficio se interpretará el artículo 134 literal a) de la misma normativa.

       CUESTIONES A INTERPRETARSE.

   19. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

1. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

2. Comparación entre signos denominativos.

3. La conexión competitiva (clases 5 y 10).

4. Análisis de registrabilidad de signos posiblemente confundibles con marcas farmacéuticas.

3. Partículas de uso común en la conformación de marcas.

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

1. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR INDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS.

   20. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo denominativo PROMIX es confundible con la marca denominativa TROMIX. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos.

   21. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013:

       “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

       El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación.

       Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.[1]

       Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

       El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen...