PROCESO 270-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 270-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Primera

Marca: LACTA DIAMANTE NEGRO (mixta).

Demandante: KRAFT FOODS BRASIL S/A.

Proceso interno: 2011-00280.

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 1771 de 5 de junio de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, mediante el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2011-00280.

El auto de 20 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió

admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 Y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   Partes en el Proceso Interno.

   Demandante: KRAFT FOODS BRASIL StA G Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC),

   República de Colombia.

   CAFÉ DIAMANTE NEGRO LTOA.Tercero interesado:

   Hechos.

   1. El 12 de junio de 2009, Kraft Foods Brasil S/A solicitó el registro de la marca LACTA DIAMANTE NEGRO (mixta) para distinguir "única y exclusivamente productos de chocolate, chocolate en barra y bombones de chocolate",

      productos comprendidos en la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. El 31 de agosto de 2009, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 607. Dentro del término legal, Café Diamante Negro Ltda. presentó oposición sobre la base de la titularidad de la marca DIAMANTE NEGRO (mixta) previamente registrada para distinguir todos los productos de la Clase 301 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. El 29 de enero de 2010, mediante Resolución 5141, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

      denegó el registro solicitado.

   4. El 19 de febrero de 2010, Kraft Foods Brasil S/A presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 5141.

   5. El 26 de marzo de 2010, mediante Resolución 17820, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó

      la Resolución 5141.

   6. El 25 de febrero de 2011, mediante Resolución 11005, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación,

      confirmó la Resolución 5141.

   7. Kraft Foods Brasil S/A interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 11005, 17820 Y 5141. Demanda que fue admitida a trámite el 29 de agosto de 2011.

   8. El 21 de marzo de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió

      suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

      Café, te, cacao, azúcar, tapioca, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos);

      especias; hielo.

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      Argumentos de la demanda.

      KRAFT FOOOS BRASIL S/A interpuso demanda en la que manifiesta que:

   9. La SIC se apartó de realizar un examen en conjunto de las marcas y decidió

      inclinarse exclusivamente por un examen parcial de los signos, omitiendo considerar en conjunto la marca solicitada, cuya palabra integrante LACTA es determinante para apreciar la distintividad por ser la palabra inicial del signo, la cual se percibe fonética y visualmente a primer impacto, más aún cuando se trata de una palabra carente de significado propio, según puede constatarse en el diccionario de la Real Academia Española.

   10. La distintividad de la palabra LACTA es tal que la misma constituye marca denominativa, de titularidad de Kraft Foods Brasil S/A, para identificar productos en las Clases 29 y 30, según registros vigentes 120,506 y 345,977, respectivamente. Por lo tanto, no son ciertas las afirmaciones hechas por la SIC en los actos demandados, en el sentido de que la palabra LACTA, por el solo hecho de tener capacidad evocativa, carece de fuerza distintiva y no puede considerarse como identificador del origen empresarial de productos.

   11. El hecho de que la palabra LACTA pudiera ser sugestiva de productos lácteos, ellos no significa que dicha palabra no deba ser considerada dentro del análisis conjunto de los signos, ni que no le reporte a la marca solicitada un contenido ideológico que funciona como importante factor de diferenciación frente a la marca opositora.

   12. La SIC desconoció la pauta jurisprudencial del análisis en conjunto y no fraccionado de las marcas enfrentadas, así como las diferencias gráficas,

       fonéticas y conceptuales que reporta la inclusión de la palabra distintiva LACTA que se destaca en la marca solicitada LACTA DIAMANTE NEGRO (mixta).

       Argumentos de la contestación a la demanda.

       La SIC presentó contestación a la demanda manifestando que:

   13. Siguiendo los lineamientos del cotejo de marcas, se tiene que una vez efectuado el examen de registrabilidad entre las marcas enfrentadas, LACTA DIAMANTE NEGRO (mixta) y DIAMANTE NEGRO (mixta), se observó que las marcas en disputa comparten dentro de sus conjuntos estructurales las palabras DIAMANTE NEGRO, expresiones utilizadas en ambos casos para distinguir productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   14. En consecuencia, el signo LACTA DIAMANTE NEGRO (mixta) no presenta la suficiente distintividad para que la SIC procediera con el registro, pues es evidente que el conjunto de las marcas enfrentadas no le otorga distintividad 3 al registro solicitado, pudiendo inducir a error al consumidor en la elección del producto. Por lo tanto, es claro que no pueden coexistir en el mercado.

   15. La palabra LACTA es apócope de LÁCTEA o LÁCTEO, la cual tiene un significado en idioma castellano, relativo a leche, acompañada de la expresión DIAMANTE NEGRO constituyen un signo que describe los productos que pretende identificar.

   16. La SIC acertadamente determinó que es evidente la conexión competitiva,

       pues existe identidad entre los productos ofrecidos, teniendo en cuenta que dentro del signo solicitado LACTA DIAMANTE NEGRO (denominativo) se encuentran todos los productos de la Clase 30, los cuales, la marca previamente registrada DIAMANTE NEGRO (mixta) ofrece al público,

       presentándose así una conexión competitiva, pues es claro que se utilizan los mismos canales de comercialización, los mismos medios de publicidad y se relacionan por su finalidad.

       Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado.

       CAFÉ DIAMANTE NEGRO LTDA. presentó contestación a la demanda manifestando que:

   17. La parte actora no puede apropiarse el derecho en exclusiva de la expresión LACTA por el solo hecho de tener registrada esta expresión, pues como se pude observar y si bien es cierto que la marca a nombre de la Compañía Nacional de Chocolates S.A. se encuentra cancelada, no es menos cierto que antes de la cancelación tenía registrada esta expresión, coexistiendo con la marca LACTA (denominativa) de Kraft Foods Brasil S/A.

   18. Teniendo en cuenta que la expresión LACTA no debe ser tenida en cuenta en términos de distintividad, entre los demás complementos DIAMANTE NEGRO Y la marca previamente registrada DIAMANTE NEGRO (mixta) hay identidad desde el punto de vista ortográfico y fonético.

   19. La marca solicitada y la marca registrada comprenden los mismos productos, éstos son chocolates, luego, por tanto, hay identidad de clases,

       así como identidad en los productos que cada signo pretende cobijar, siendo completamente legales y motivadas las resoluciones de la SIC en el sentido de denegar el registro de la marca solicitada por existir relación de productos e identidad de clases, generando de esta forma una innegable conexión competitiva capaz de crear confusión en el mercado y el público consumidor.

2. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL.

   20. Que, el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario,

       4 conforme lo dispone el literal e) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   21. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

   22. Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo:

       Solicitado: 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina-,

3. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa,

      indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

   2. Comparación entre marcas mixtas.

   3. Palabras evocativas para distinguir productos en la Clase 30 (LACTA).

   4. Palabras descriptivas en la conformación de marcas.

   5. La marca derivada.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

   1. LA...