PROCESO 270-IP-2014

EmisorComisión de la Comunidad Andina

PROCESO 270-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal h) y 190 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. Actor: TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A. Marca: TCG (mixta). Expediente Interno: 2009-00290.

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de marzo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 3707 de 21 de noviembre de 2014, recibido vía correo electrónico el 24 de noviembre de 2014, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00290.

El Auto de 4 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

  1. Antecedentes

    1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A.

      Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA

      Tercero interesado: TRANSPORTADORA COLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P - TCG

    2. Hechos:

    3. El 31 de mayo de 2007, TRANSPORTADORA COLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P - TCG solicitó el registro de la marca TCG (mixta) para distinguir servicios[1] de la Clase 39 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

    4. Publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A. formuló oposición en virtud de ser titular de la marca notoria TCC (mixta) en la misma Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza[2]. Asimismo, alegó la titularidad del nombre comercial TCC (mixto).

    5. Mediante Resolución 33113 de 29 de agosto de 2008, la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y concedió el registro solicitado.

    6. Contra la anterior Resolución, la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación.

    7. Mediante Resolución 41311 de 28 de octubre de 2008, se resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión de primera instancia administrativa y concediendo el recurso de apelación.

    8. Mediante Resolución 51461 de 3 de diciembre de 2008 se resolvió el recurso de apelación confirmado la decisión inicial.

    9. En abril de 2009, TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A. presenta demanda ante el Consejo de Estado a fin de anular las mencionadas resoluciones administrativas.

    10. Mediante Oficio 3707 de 21 de noviembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial.

    11. Argumentos de la demanda:

    12. TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A. alegó que:

      - Se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 por cuanto la marca concedida TCG (mixta) es susceptible de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

      - Tanto la marca TCG (mixta) como la marca TCC (mixta), están registradas para identificar servicios de transporte descritos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza y, en este sentido, existe absoluta coincidencia en cuanto a los servicios identificados con una y otra marca.

      - Sobre el nombre comercial TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A., se tiene el derecho de uso exclusivo en virtud de haberle dado el primer uso. En consecuencia, se vició el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, al concederse la marca TCG (mixta) para distinguir servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. Presenta copia de facturas.

      - Es titular de la marca notoria TCC en diversos países.

    13. Argumentos de las contestaciones a la demanda:

    14. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO contestó la demanda señalando lo siguiente:

      - Defiende la legalidad de los actos acusados, ya que los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

      - El uso compartido de las letras T y C no es suficiente para generar riesgo de confusión, debido a que la letra G, incluida al final del signo solicitado, lo hace suficientemente identificable. Además, si bien los signos carecen de un contenido conceptual propio, algún consumidor puede concluir que las letras utilizadas se derivan de la razón social de cada una de las sociedades.

      - Al comparar los signos amparados, no existe relación, como quiera que a pesar de encontrarse en la misma Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, el signo solicitado está enfocado en el transporte de gas natural.

      - El actor no presentó elemento probatorio alguno que permitiera inferir que su derecho sobre el nombre comercial TCC (mixto) perduró hasta el momento de la presentación de la solicitud de registro, ni la presunta notoriedad del mismo.

    15. TRANSPORTADORA COLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P – TCG contestó la demanda señalando lo siguiente:

      - Los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

      - No existe infracción del artículo 136 literales a), b) y h) de la Decisión 486.

      - De lo establecido en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza es evidente la diferenciación que existe entre el transporte y el embalaje de gas natural, actividad que se realiza en un gasoducto, poliducto u oleoducto, frente a la actividad de transporte de mercancías.

  2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

    1. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretarán los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal h) y 190 de la Decisión 486[3].

  3. CUESTIONES A INTERPRETAR

    1. Los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

    2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

    3. Comparación entre signos mixtos.

    4. La protección del nombre comercial.

    5. La marca notoria.

    6. La conexión competitiva dentro de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

    7. Autonomía de la Oficina Nacional Competente.

  4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

    1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

    2. En el presente proceso, TRANSPORTADORA COLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P. - TCG solicitó el registro de la marca TCG (mixta) para distinguir servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A. formuló oposición contra la mencionada solicitud sobre la base de su marca TCC (mixta) registrada dentro de la misma Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

    3. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente:

      Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud:

    4. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

    5. Por su parte, el literal b) del artículo 136 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.

    6. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo. La doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad[4].

    7. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

      El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

      El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica

      . (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena 1648 de 21 de agosto de 2008. Marca: SHERATON).

    8. Según la...

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