PROCESO 27-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2122170-24574500

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 27-IP-2015

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 166 y 167 de la misma normativa andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: OLI MED PERÚ S.A.C. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Marca: "EXSOFRE" (denominativa). Expediente Interno: 02630-2012-0-1801-JR-CA-15.

Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún (21) días del mes de agosto del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 2630-2012-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 19 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 02630-2012-0-1801-JR-CA-15.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 20 de julio de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1. ANTECEDENTES.

Partes

Apelante: OLI MED PERÚ S.A.C.

Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

Tercero interesado: NOVARTIS AG.

Hechos:

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

* El 25 de febrero de 2009, la sociedad OLI MED PERÚ S.A.C. solicitó el registro de la marca de producto EXSOFRE (denominativa) para identificar medicamentos contenidos en la Clase 5 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

* Una vez publicado el extracto en el Diario Oficial "El Peruano", el 4 de mayo de 2009, la sociedad NOVARTIS AG. formuló oposición en contra de la solicitud de registro presentada, sobre la base de su marca EXFORGE (denominativa) para distinguir preparaciones farmacéuticas comprendidas en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

* El 28 de mayo de 2009, la sociedad OLI MED PERÚ S.A.C. contestó la oposición formulada solicitando como medio de defensa la cancelación de la marca base de la oposición (EXFORGE), manifestando que el signo solicitado no se encuentra incurso en ninguna causal de prohibición de registro.

* El 13 de agosto de 2009, la sociedad NOVARTIS AG. contestó la cancelación interpuesta como medio de defensa por la sociedad OLI MED PERÚ S.A.C. manifestando que la marca EXFORGE está siendo utilizada en el mercado andino conforme se advierte, de las facturas que presenta, solicitando adicionalmente mantener la confidencialidad de los documentos presentados.

* El 15 de noviembre de 2010, la Comisión de Signos Distintivos mediante Resolución 2422-2010/CSD-INDECOPI, declaró infundada la acción de cancelación como medio de defensa interpuesta por la sociedad OLI MED PERÚ S.A.C., declarando infundada la oposición formulada por la sociedad NOVARTIS AG, otorgando el registro del signo solicitado.

* El 10 de diciembre de 2010, la sociedad NOVARTIS AG. interpuso recurso de apelación en el extremo en que se declaró infundada la oposición formulada.

* El 13 de diciembre de 2010, la sociedad OLI MED PERÚ S.A.C. interpuso recurso de apelación en el extremo que se declaró infundada la acción de cancelación de la marca EXFORGE.

* El 12 de enero de 2012, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual mediante Resolución 0111-2012/TPI-INDECOPI confirmó la Resolución 2422-2010/CSD-INDECOPI de 15 de noviembre de 2010, emitida por la Comisión de Signos Distintivos, en el extremo que declaró infundada la acción de cancelación como medio de defensa interpuesta por OLI MED PERÚ S.A.C. y revocar la Resolución 2422-2010/CSD-INDECOPI de 15 de noviembre de 2010, en el extremo que otorgó el registro del signo solicitado y, en consecuencia, denegar el registro de la marca EXSOFRE.

* El 19 de abril de 2012 la sociedad OLI MED PERÚ S.A.C. presentó demanda contenciosa administrativa.

* El 18 de septiembre de 2012, el INDEOCPI contestó la demanda contenciosa administrativa.

* El 4 de diciembre de 2012 la sociedad NOVARTIS AG. contestó la demanda contenciosa administrativa.

* El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia Resolución número catorce de 24 de mayo de 2014, declaró infundada en todos sus extremos la demanda interpuesta por la sociedad OLI MED PERÚ S.A.C.

* El 30 de junio de 2014 la sociedad OLI MED PERÚ S.A.C. interpuso recurso de apelación.

* Mediante providencia de 11 de septiembre de 2014, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a:

+ ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el pedido de cancelación de una marca a solicitud de una persona interesada?

+ ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación entre productos vinculados de la misma clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes?

+ Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

* La sociedad OLI MED PERÚ S.A.C., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

* Menciona que se tiene la errónea interpretación, generada a partir del supuesto no probado del uso de la marca de producto EXFORGE, aun cuando no existe documento que tenga el suficiente valor probatorio para establecer que las empresas NOVARTIS ECUADOR S.A. y QUÍMICA SUIZA S.A. tenían autorización por parte de NOVARTIS AG. para comercializar el producto constituido por la denominación EXFORGE (denominativa).

* Manifiesta que el documento denominado "DECLARACIÓN" emitido por NOVARTIS AG. no demuestra que autorizó la comercialización del producto EXFORGE a las empresas NOVARTIS ECUADOR S.A. y QUÍMICA SUIZA S.A. sino por el contrario, lo único que se verifica es que ante la necesidad de impedir la cancelación respectiva emitió una supuesta autorización sobre derechos anteriores, los cuales no existieron en ningún momento.

* Alega que en base a un criterio errado la Sala es capaz de admitir que en realidad, a pesar de que existe un registro de la marca EXFORGE en Ecuador, inscrito con número de registro distinto, los documentos emitidos en dicho país que dejan ver la comercialización de la marca EXFORGE corresponden a los productos distinguidos con la marca registrada en el Perú y no corresponden a la marca EXFORGE registrada en Ecuador.

* Menciona que la autoridad administrativa no ha efectuado un adecuado examen comparativo de los signos confrontados. La partícula "EX" debió excluirse del examen comparativo debido a que es usual de los productos que se distinguen en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, pues existen muchas marcas que distinguen productos medicinales que tienen como primera sílaba el término "EX".

* Manifiesta que un consumidor razonable podrá apreciar que en realidad las marcas EXSOFRE (denominativa) y EXFORGE (denominativa) son completamente distintas entre sí y frente a otros signos dentro del mercado.

+ Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa

* El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI- de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

* Alega que conforme se aprecia en las facturas se encuentra acreditado el uso de la denominación EXFORGE (denominativa) como marca, siendo irrelevante si dicha denominación se encuentra registrada en más de un país, toda vez que lo que requiere la norma, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 165 de la Decisión 486, es que la marca haya sido utilizada en al menos uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

* Menciona que de la revisión en conjunto de los medios probatorios, se aprecia que se ha acreditado el uso de la marca EXFORGE (denominativa) para distinguir productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, al haberse demostrado la puesta en el comercio de los productos identificados con la marca EXFORGE (denominativa) y por ende su disponibilidad en el mercado.

* Manifiesta que los signos en conflicto sí son confundibles, toda vez que ambos distinguen algunos de los mismos productos farmacéuticos y son similares a tal grado de poder inducir a riesgo de confusión al consumidor.

* Afirma que el consumidor observará la marca solicitada EXSOFRE (denominativa) cotejándola con el recuerdo de la marca registrada EXFORGE (denominativa), dejándose llevar por la impresión general de las marcas. La impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico.

* Manifiesta que no se puede tolerar la coexistencia de los signos confrontados por cuanto de lo contrario se estaría atentando contra el derecho que tiene el consumidor de elegir libremente los productos de su preferencia, en la medida que alentaría que el consumidor sea inducido a confusión, lo cual se encuentra prohibido por el artículo 136 de la Decisión 486, afectando además los derechos del titular de la marca EXFORGE (denominativa).

+ Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (Tercero Interesado)

* La sociedad NOVARTIS AG. en su...