PROCESO 27-IP-2013

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Año: 2013
• Fecha de publicación: 12 Junio 2013
• Número de registro: 27-IP-2013
• Número de Gaceta: 2209
• Sección: Procesos
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 27-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación de oficio del artículo 134 literal a) de la misma Decisión.

Actor: Sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A.

Marca: “STOMEEL” (denominativa).

Expediente Interno N° 2008-00444.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte (20) días del mes de marzo del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de seis (6) de marzo de 2013.

1. Antecedentes

1. Las partes

Demandante: la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A.

Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero Interesado: la sociedad BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEL GMBH.

2. Actos demandados

La sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

• Resolución No. 38778 de 26 de noviembre de 2007, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A.; declarar infundada la oposición presentada por la sociedad AMERICAN CYANAMID COMPANY; y, en consecuencia, conceder el registro del signo “STOMEEL” (denominativo), solicitado por la sociedad BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEL GMBH, para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

• Resolución No. 00162 de 11 de enero de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

• Resolución No. 5555 de 26 de febrero de 2008, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 38778 de 26 de noviembre de 2007.

3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

1. Los hechos

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

• El 29 de agosto de 2006, la sociedad BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEL GMBH solicitó el registro del signo “STOMEEL” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

• El 29 de septiembre de 2006, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 568.

• La sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. TRIDEX S.A. presentó oposición a la solicitud de registro. Se fundamentó en el registro previo de la marca “SOMEL” (denominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

• La sociedad AMERICAN CYANAMID COMPANY presentó oposición a la solicitud de registro. Se fundamentó en el registro previo de la marca “STEEL” (denominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

• El 26 de noviembre de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 38778, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. TRIDEX S.A.; declarar infundada la oposición presentada por la sociedad AMERICAN CYANAMID COMPANY; y, en consecuencia, conceder el registro del signo “STOOMEL” (denominativo), solicitado por la sociedad BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEL GMBH, para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

• La sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. TRIDEX S.A., dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada.

• El 11 de enero de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 00162 por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

• El 26 de febrero de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 5555, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 38778 de 26 de noviembre de 2007, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

• El 2 de febrero de 2009, la sociedad SULTAN HEALTHCARE INC. cedió todos los derechos de las marcas de su propiedad a favor de la sociedad DSHEALTHCARE INC.

2. Fundamentos de la Demanda

La sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

• La marca de BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEL GMBH “(…) está compuesta por dos elementos, el primero de ellos la raíz de uso común ‘STO’ que se encuentra al menos en al menos VEINTIDOS (22) registros de marca, según información tomada de la base de datos de la misma Superintendencia de Industria y Comercio en su página web (…); y la expresión ‘MEEL’, que es la que le la algún grado de particularidad. (…) Por lo que se puede inferir que luego de separar la raíz ‘STO’ de la expresión STOMEEL’, queda únicamente como elemento susceptible de ser comparado ‘MEEL’ sobre la cual recaerá todo el análisis de registrabilidad”.

• La marca de TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. “está compuesta por dos elementos el primero de ellos la raíz de uso común ‘SO’ que se encuentra al menos en al menos QUINIENTOS (500) registros de marca, según información tomada de la base de datos de la misma Superintendencia, de los cuales por razón de economía solo (sic) reproduciremos VEINTITRÉS (23); y la expresión ‘MEL’, que es la que le da la distinvidad a la marca de mi poderdante”.

• “Por lo que se puede inferir que luego de separar la raíz ‘SO’ de la marca SOMEL, queda únicamente como elemento susceptible de ser comparado ‘MEL’ sobre la cual recaerá todo el análisis de registrabilidad”.

• Entre los signos en conflicto hay identidad fonética, gramatical y ortográfica.

• “El signo STOMEEL irregularmente registrado fue concedido también para distinguir IDÉNTICOS PRODUCTOS (…) así las cosas, las marcas confrontadas distinguen la misma clase 05 de productos del nomenclador internacional (…)”.

3. Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

• “(…) la partícula ‘STO’ del signo solicitado e incluso, la partícula ‘SO’ de la marca previamente registrada, que refiere el actor son ‘raíces comunes’ de los productos farmacéuticos, NO son tal; ‘STO’ o ‘SO’, no evocan en manera alguna ‘(…) las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico’, luego en sana lógica, no habría lugar, para que la Superintendencia de Industria y Comercio, entrará (sic) a aplicar la ‘regla excepcional’”.

• “Ahora, partiendo de lo anterior, es claro, que el análisis de registrabilidad del signo solicitado se debería hacer teniendo en cuenta la visión general y completa del mismo en relación, con la visión general y completa de la marca previamente registrada esto...