PROCESO 27-IP-2001

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 686
• Número de registro: 27-IP-2001
• Fecha de publicación: 10 Julio 2001
• Sección: Procesos
• Año: 2001

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PROCESO 27-IP-2001

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Cuenca, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 130-99. Actora: Pan del Ecuador S.A.. Panesa. Marca: MIGALLETITA.

Ponente: Juan José Calle y Calle

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de mayo del año dos mil uno, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Cuenca, Doctor Gonzalo González Cordero.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial, antes referenciada, la cual se ajusta a lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal;

El auto del 25 de abril de 2001, de este Tribunal, por el que su admisión a trámite ha sido considerada procedente.

1. ANTECEDENTES

1.1 Las Partes, el objeto de la demanda y su contestación.

Comparece como demandante la empresa PAN DEL ECUADOR S.A., PANESA, y como demandado el Director Nacional de Propiedad Industrial. Compareció al proceso en calidad de tercero interesado, la empresa SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

Se pretende con la demanda que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Cuenca, deje sin efecto la resolución Nº 972265, y en su reemplazo conceda el registro de la marca “MIGALLETITA”, pues manifiesta que gráfica, visual, fonética, auditiva e ideológicamente, el signo “MIGALLETITA” “cumple los requisitos legales necesarios para ser considerado marca conforme el Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, y los que se requieren para autorizar su inscripción. (Art. 81 de la Decisión 344 y Art. 201 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual).

El demandado rechaza los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, y expone que ante la solicitud de registro presentada por la empresa PAN DEL ECUADOR S.A., PANESA, para registrar “MIGALLETITA” con la finalidad de proteger productos de la clase Internacional Nº 30, la empresa SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., presentó observación al registro de la marca citada, puesto que afirma que el signo solicitado es genérico y descriptivo. En base a las observaciones decidió negar el registro de la marca citada, por contravenir lo dispuesto en el artículo 82, literales d) y e) de la Decisión 344 y artículo 195, literales d) y e) de la Ley de Propiedad Intelectual.

Comparece la empresa SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., como tercero beneficiario del acto administrativo, manifestando que el signo que se pretende registrar, y que el órgano competente rechaza, es un término genérico, y que “no es justo, que se reconozca derechos individuales o exclusivos al uso de una denominación para un producto o servicios, cuando tal denominación la comparten otros productos o servicios de la misma especie, a los cuales también les sería aplicable, dentro del lenguaje corriente.”

La actora expresa que el signo “MIGALLETITA” es una palabra que indica posesión personalizada diferente de la palabra genérica galleta, puesto que “no es semejante ni gráfica –visual ni fonética- auditiva, ni ideológicamente con la palabra GALLETA y no existe fundamento legal alguno para que se acoja la observación que realiza SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.”.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

La competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para interpretar por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en los territorios de los Países Miembros, se consagra en el artículo 32 del Tratado de su creación, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de dicha Comunidad.

I. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal interpretará las normas que han sido expresamente requeridas por el juez consultante, esto es, los artículos 81 y 82, literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Las disposiciones en mención se transcriben seguidamente.

DECISION 344:

“Artículo 81.- Podrán registrase como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.”

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse.

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate.”

II. CONSIDERACIONES

Para cumplir con la consulta formulada, el Tribunal procederá en su interpretación a destacar como aspectos más relevantes para la solución del caso al que se refiere el proceso interno, los fundamentos y razonamientos relacionados con los requisitos para el registro de marcas, irregistrabilidad de expresiones genéricas y descriptivas, signos novedosos y de fantasía, y a marcas sugestivas.

III. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

El ordenamiento normativo en tema marcario busca establecer un sistema de libre competencia, que sea justo y equilibrado, y paralelamente ofrecer protección en los intereses del titular de una marca con respecto de los demás productos o bienes; como también procura el acceso, libre de confusión, de los consumidores, cuya orientación sea la marca registrada, asegurando por ende, procedencia y calidad.

Autores, como Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas¹, consideran que la marca es la que “distingue un producto o servicio de sus similares. El agente económico que entra en el juego de la competencia tiene –fundamentalmente o no- razones para creer que el producto que comercializa o el servicio que prestan son preferibles a los de sus ocasionales rivales económicos, y busca por ello individualizarlos de tal forma que no puedan ser confundidos; a este efecto, acude a la protección marcaria.”

Por tanto, la marca es un signo material que establece una vinculación con los bienes y servicios que protege, “contando para esa configuración jurídica con el factor psicológico que representa la percepción por parte de los consumidores de esa unión signo-producto.”²

Para Marco Matías Alemán las marcas “consisten en signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.”³

También citamos la conceptualización que el Tribunal ha expresado de las marcas: “La marca es definida como todo signo visible, capaz de distinguir bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.” (Proceso 100-IP-2000, Marca: Vapomentol, publicado en la Gaceta Oficial Nº 651, de 20 de marzo del 2001).

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, transcrito, señala las tres características básicas que debe reunir un signo para que pueda ser registrado como marca, las cuales son: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica.

La doctrina es unánime al señalar los tres requisitos para que un signo se pueda registrar como marca, así el Profesor Carlos Fernández-Novoa en su libro titulado “Fundamentos de derecho de Marcas”⁴ manifiesta: “La marca es un bien inmaterial; esto es, un bien que no tiene existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas tangibles (corpus mechanichum) para ser percibido por los sentidos, siendo, además, susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares. Mas para captar los rasgos peculiares de la marca, es conveniente ahondar en la naturaleza de la misma: mostrar con mayor rigor sus perfiles, señalando las notas que separan la marca de...