PROCESO 269-IP-2014

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 269-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. Actor: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Marca: EMBASSY (mixta). Expediente Interno: 2010-00143.

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 24 días del mes de marzo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 3708 de 21 de noviembre de 2014, recibido vía correo electrónico el 24 de noviembre de 2014, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00143.

El Auto de 4 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

      Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA

      Tercero interesado: BRITISH AMERICAN TOBACO (BRANDS) LIMITED (en adelante, BAT)

   2. Hechos:

   1. El 19 de diciembre de 2007, la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACO (BRANDS) LIMITED solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca EMBASSY (mixta) para distinguir productos de la Clase 34 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. Publicada dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. presentó oposición a la misma, con fundamento en el riesgo de confusión y aprovechamiento injusto que implicaría el uso de la marca solicitada respecto de las marcas notorias MARLBORO (mixta), MARLBORO LIGHTS (mixta) y FIGURATIVA, registradas dentro de la misma Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Mediante Resolución 20535 de 29 de abril de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos declaró infundada la citada oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca EMBASSY (mixta).

   4. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la citada resolución, los cuales fueron resueltos mediante Resoluciones 36398 de 22 de julio de 2009 y 48550 de 28 de septiembre de 2009, en el sentido de confirmar la decisión inicial, esto es la Resolución 20535 de 29 de abril de 2009.

   5. El 22 de febrero de 2010, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. presenta demanda ante el Consejo de Estado a fin de anular las mencionadas resoluciones administrativas.

   3. Argumentos de la demanda:

   6. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. alegó que:

      - De haber realizado el debido estudio comparativo de los signos enfrentados, la Superintendencia de Industria y Comercio habría podido apreciar que se trataba de uno de los casos de excepción, en los cuales el elemento figurativo es altamente distintivo y a simple vista adquiere primacía sobre el elemento denominativo, procediendo en aplicación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 a denegar el registro de la marca, evitando de esa manera el riesgo de confusión en el público consumidor respecto de los productos que dichas marcas identifican.

      - La entidad demandada también incurrió en error al omitir aplicar la causal de irregistrabilidad a que se refiere el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486. Su análisis fue precario y no entró siquiera a considerar que las marcas fundamento de la oposición gozan de notoriedad y merecen una protección especial, limitándose a afirmar que aún si las marcas opositoras fueran notorias, entre ellas y la marca EMBASSY (mixta), no existían semejanzas susceptibles de causar riesgo de confusión, por lo cual no se configuraban los supuestos descritos en la norma, esto es, reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, bien sea total o parcial.

      - La entidad tenía la obligación de estudiar, en primer lugar, las pruebas de notoriedad de las marcas opositoras, para luego entrar a examinar si el signo solicitado tenía la capacidad de aprovechar indebidamente la notoria reputación de aquéllas, con lo que podía advertir que la solicitud de registro era improcedente a la luz del artículo 136 literal h) de la Decisión 486.

      - El signo solicitado es una imitación de las marcas opositoras, ya que las reproduce de manera parcial y copia el elemento figurativo “diseño de techo” y lo invierte, a la vez que omite la denominación MARLBORO para reemplazarla por las palabras PREMIER SUAVE. Todo ello a fin de aprovechar el reconocimiento y posicionamiento de éstas para generar una asociación entre los consumidores y así capitalizar el reconocimiento y el prestigio adquirido por la demandante, poniendo así en riesgo de dilución la fuerza distintiva.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   7. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO contestó la demanda señalando lo siguiente:

      - Defiende la legalidad de los actos acusados, ya que los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

      - Prevalece el elemento denominativo, por lo que la fuerza expresiva de las palabras EMBASSY y MARLBORO no son susceptibles de confusión.

      - La notoriedad debe ser probada y se aplica cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión en el público consumidor. Como en el presente caso no existe riesgo de confusión, pues no cabe el argumento de la notoriedad de las marcas opositoras.

   8. BRITISH AMERICAN TOBACO (BRANDS) LIMITED (en adelante, BAT) contestó la demanda señalando lo siguiente:

      - Los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, ya que los elementos relevantes “EMBASSY” y “MARLBORO” son disímiles entre sí.

      - No existe infracción del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   9. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136[1] literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada.

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

   2. Comparación entre marcas mixtas. Comparación entre marcas mixtas y figurativas.

   3. Elementos gráficos de uso común.

   4. La marca notoria.

   5. Autonomía de la Oficina Nacional Competente.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

   10. En el presente proceso, la sociedad BAT solicitó el registro de la marca EMBASSY (mixta) para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. formuló oposición contra la mencionada solicitud sobre la base de sus marcas MARLBORO (mixta), MARLBORO LIGHTS (mixta) y FIGURATIVA, registradas dentro de la misma Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

   11. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente:

       Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud:

   12. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión o de asociación.

   13. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo. La doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad[2].

   14. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

       El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

       El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica

       . (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena 1648 de 21 de agosto de 2008. Marca: SHERATON).

   15. Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. En otras palabras, se reducen las asimetrías informativas.

   16. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o...