PROCESO 268-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 268-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Demandante: SERVICIOS PARA MEDIOS DE PAGO S.A. Marca: “AVANSIS” (mixta). Expediente Interno: 2010-00209-00.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 8 días del mes de octubre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 1653 de 1 de junio de 2015, recibido vía correo electrónico el 2 de junio de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00209-00.

El Auto de 24 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. ANTECEDENTES

   1. Partes en el Proceso Interno:

      Demandante: Servicios para medios de pago S.A.

      Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

      Terceros interesados: Julián Barberi García

      Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

   2. Antecedentes:

   1. El 24 de diciembre de 2008, el señor Julián Barberi García presentó solicitud de registro de la marca “AVANSIS” (mixta) para identificar productos de la Clase 9 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 601 de 27 de febrero de 2009 y, dentro del término oportuno, Servicios para Medios de Pago S.A. presentó oposición a la solicitud sobre la base de su marca registrada “ADVANTIS” (denominativa) para la misma clase.

   3. De igual manera, la sociedad Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. formuló oposición con fundamento en la existencia previa de su lema comercial “AVANZA”.

   4. Mediante Resolución 43430 de 28 de agosto de 2009, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro solicitado.

   5. Servicios Para Medios de Pago S.A. e Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. presentaron, dentro del plazo, recursos de reposición y en subsidio el de apelación.

   6. Por Resolución 57402 de 11 de noviembre de 2009 se resolvieron los recursos de reposición en el sentido de confirmar la decisión inicial.

   7. Los recursos de apelación fueron resueltos por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución 66352 de 23 de diciembre de 2009, confirmando lo decidido en la Resolución 43430 de 28 de agosto de 2009.

   8. Servicios Para Medios de Pago S.A. presentó demanda ante el Consejo de Estado, a fin de anular las resoluciones administrativas mencionadas, la que fue admitida por Auto de 27 de julio de 2010, habiendo sido debidamente notificados el señor Julián Barberi García y la sociedad Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., los mismos que no intervinieron en el proceso.

   9. Mediante Auto de 23 de septiembre de 2013, el Consejo de Estado decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   3. Argumentos de la demanda:

   10. Servicios Para Medios de Pago S.A. alegó lo siguiente:

       – Que el signo solicitado “AVANSIS” (mixto) y la marca registrada “ADVANTIS” (denominativa) presentan similitudes ortográficas, fonéticas y visuales que inducen a error al consumidor.

       – Que desde el punto de vista ortográfico los cambios de algunas letras no le imprimen a la marca controvertida la distintividad suficiente pues la estructura de la palabra es casi igual que la de la marca previamente registrada.

       – Que como consecuencia de que la estructura del signo “AVANSIS” (mixto) reproduce casi en su totalidad la de la marca “ADVANTIS” (denominativa) se desprende una similitud fonética.

       – Que además, como el elemento predominante en los signos en conflicto es el denominativo existe una similitud de tipo visual, lo que evidencia la falta de distintividad de la marca controvertida.

       – Que como quiera que las marcas en disputa identifican productos de la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, esto es: “programas de ordenador” el consumidor será inducido a un error respecto de su origen empresarial.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   11. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente:

       – Que no es cierto que los signos sean similarmente confundibles, pues el que fue previamente registrado está compuesto por grafemas distintos que lo hacen ortográfica y gráficamente diferenciable de la marca otorgada.

       – Que el señor Julián Barberi ya contaba con el registro de la marca “AVANSIS” vigente hasta el 2018, y el registro demandado era su actualización con la inclusión del elemento gráfico.

   12. Julián Barberi García no presentó contestación a la demanda. Por su parte, Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. no presentó contestación a la demanda.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   13. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación de los artículos 134 y 135 literal b) de la citada normativa por no resultar pertinentes. Por lo tanto, sólo procede la interpretación del artículo 136 literal a) de la mencionada normativa[1].

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

   2. Comparación entre marcas denominativas y mixtas.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

   14. En el presente caso, Julián Barberi...