PROCESO 268-IP-2014

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 268-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal h) y 228 literales a), d) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. Actor: GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. Marca: DOLNIX (denominativa). Expediente Interno: 2009-00075.

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 24 días del mes de marzo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 3710 de 21 de noviembre del 2014, recibido vía correo electrónico el 24 de noviembre de 2014, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00075.

El Auto de 4 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.

      Demandados: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA.

      TECNOQUÍMICAS S.A.

   2. Hechos:

   1. El 25 de mayo de 2007, TECNOQUÍMICAS S.A. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca DOLNIX (denominativa) para identificar productos de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. Una vez la solicitud fue publicada, GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. formuló oposición sobre la base de la marca DOLEX (mixta) de la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Mediante Resolución 19663 de 17 de junio de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición de GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. y, en consecuencia, concedió el registro de la marca solicitada.

   4. GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. interpuso los recursos de reposición y apelación, los mismos que fueron resueltos mediante Resoluciones 26300 del 28 de julio de 2008 y 34969 del 19 de setiembre de 2010, en el sentido de confirmar la Resolución 19663.

   5. Por lo anterior, la sociedad actora interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las citadas Resoluciones ante el Consejo de Estado.

   6. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial de los artículos 136 literal h) y 228 literales a), e) y d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   3. Argumentos de la demanda:

   7. GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

      - La marca solicitada DOLNIX (denominativa) hace una reproducción parcial de la marca notoriamente conocida de la accionante, tal y como se puede apreciar de la comparación entre dicha marca y la marca registrada DOLEX (mixta).

      - Alegó que la marca solicitada reproduce en su totalidad la marca DOLEX (mixta), lo cual genera una semejanza gráfica, fonética y visual entre ellas, pues el solicitante simplemente reemplazó la letra ‘E’ por las letras ‘N’ e ‘I’, que no le otorga suficiente distintividad y novedad.

      - Manifiesta que la SIC no tomó en cuenta que las únicas marcas registradas compuestas por dos sílabas, cuyo prefijo es ‘DOL’ y su terminación es en ‘X’, son la marca DOLEX (mixta) y otras marcas compuestas por este mismo signo registradas a nombre de la demandante.

      - Precisó que la marca DOLEX (mixta) es una marca notoriamente conocida en el mercado nacional de los analgésicos, tal y como la demandada lo reconoció en las Resoluciones 014449 del 28 de junio de 2004 y 22882 del 15 de setiembre de 2004, expedidas bajo el Expediente 2001.002.241.

      - Con el fin de demostrar la notoriedad de la marca registrada presenta documentación que probaría el grado de conocimiento del público consumidor de los productos DOLEX en Colombia, la duración y valor de la inversión en la promoción y publicidad, las ventas y participación en ventas, así como el volumen de ventas de estos productos en el mercado de Colombia.

      - En consecuencia, sostiene que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486.

      - Adujo que si bien TECNOQUÍMICAS S.A. es titular del derecho de preferencia de la marca DOLNIX (denominativa), la SIC desconoció el hecho que, como resultado del no uso de la marca DOLNIX (denominativa), ésta no ha coexistido con la marca DOLEX (mixta) en el mercado y, por lo tanto, no es posible considerar el hecho que ambas marcas coexistieran en el registro sea suficiente para permitir el registro de la marca DOLNIX (denominativa) a nombre de la solicitante.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   8. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO contestó la demanda señalando lo siguiente:

      - La marca DOLNIX (denominativa) cumple con los requisitos de ser distintiva, perceptible y ser susceptible de representación gráfica para que sea registrada como marca.

      - Los signos enfrentados constan de diferente composición alfabética, máxime cuando el prefijo ‘DOL’ es común para la Clase 5 que identifica la marca solicitada, verificándose asimismo que ambas marcas se pronuncian de forma diferente, pues las sílabas se dividen en segmentos distintos.

   9. TECNOQUÍMICAS S.A. contestó la demanda indicando lo siguiente:

      - Por el simple hecho de que dos marcas se encuentren en la misma clase, identificando los mismos productos, como ocurre con las marcas DOLNIX (denominativa) y DOLEX (mixta), no se puede concluir que haya identidad o semejanza y que, por tanto, haya lugar a riesgo de confusión o de asociación.

      - Desde el punto de vista conceptual, las marcas confrontadas tienen elementos propios que las hacen suficientemente distintivas, toda vez que cada signo, al consistir en expresiones caprichosas, no tiene un significado asociado.

      - Desde el punto de vista denominativo, la única expresión que tienen en común las dos marcas es la partícula ‘DOL’, la cual resulta de común denominación en productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza por tratarse de un prefijo de la expresión ‘dolor’ o ‘dolencia’. Por lo tanto, la partícula ‘DOL’ es una expresión débil, común o usual, sobre la cual el opositor no puede ejercer monopolio.

      - En virtud a lo señalado, la partícula ‘DOL’ debe excluirse del examen de registrabilidad y el cotejo debe realizarse sobre los otros elementos de ambos signos, ‘NIX’ y ‘EX’, entre los cuales la única coincidencia ocurre con la letra ‘X’.

      - Adicionalmente, señaló que la pronunciación de la marca DOLNIX (denominativa) se encuentra acentuada en la palabra ‘NIX’, mientras que en la marca DOLEX (mixta) se encuentra en ‘DOL’, evidenciando una pronunciación diferente que también las distingue.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   10. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal h) y 228 literales a), d) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada[1].

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

   2. Comparación entre marcas denominativas y mixtas.

   3. Partículas de uso común (DOL). La marca débil. Marcas farmacéuticas.

   4. La marca notoriamente conocida.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

   11. En el presente caso, TECNOQUÍMICAS S.A. solicitó el registro de la marca DOLNIX (denominativa) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. formuló oposición sobre la base de su marca DOLEX (mixta) que distingue productos de la misma clase.

   12. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal ha señalado que:

       La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

       Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.[2]

       Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud...