PROCESO 265-IP-2015

EmisorComisión de la Comunidad Andina

PROCESO 265-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Demandante: PRODIA S.A. Marca: “PRODISA” (denominativa). Expediente Interno: 2013-00068-00.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 25 días del mes de septiembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 1645 de 29 de mayo de 2015, recibido por correo electrónico el 1 de junio de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00068-00.

El Auto de 24 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

  1. ANTECEDENTES

    1. Partes en el Proceso Interno:

      Demandante: PRODIA S.A.

      Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

      Tercero interesado: PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS PRODISABOR EU (ahora PRODISABOR S.A.S.)

    2. Antecedentes:

    3. El 18 de marzo de 2008, Productora y Distribuidora de Sabores Y Aromas Prodisabor EU solicitó el registro de la marca “PRODISA” (denominativa) para distinguir productos de la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

    4. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, dentro del término oportuno, Productora y Distribuidora Internacional de Alimentos Prodia S.A. presentó oposición al registro solicitado sobre la base de sus marcas “PRODIFRUT” (denominativa), “PRODILAK” (denominativa) y “PRODIA” (denominativa) registradas, las dos primeras, en la Clase 29 y la última en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Además, sobre la base de su solicitud prioritaria de signo “PRODISABOR” (denominativo) en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

    5. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC) al estudiar la solicitud, mediante Resolución 49975 de 28 de noviembre de 2008, declaro infundada la oposición presentada y concedió el registro solicitado.

    6. Contra la anterior Resolución, PRODIA S.A. interpuso dentro del plazo, recursos de reposición y en subsidio el de apelación, el primero de ellos resuelto mediante Resolución 2944 de 29 de enero de 2009 en el sentido de confirmar la decisión recurrida.

    7. Mediante Resolución 21646 de 30 de abril de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC al resolver el recurso de apelación confirmó la decisión de conceder el registro de la marca “PRODISA” (denominativa).

    8. Productora y Distribuidora Internacional de Alimentos Prodia S.A. presentó demanda ante el Consejo de Estado, a fin de anular las resoluciones administrativas mencionadas, la que fue admitida por auto de 24 de abril de 2013, y en el cual ordena se notifique a la entidad demandada y a la sociedad Prodisabor S.A.S. como tercero interesado en las resultas del proceso.

    9. Mediante Auto de 3 de abril de 2014, el Consejo de Estado decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

    10. Argumentos de la demanda:

    11. Productora y Distribuidora Internacional de Alimentos Prodia S.A. alegó lo siguiente:

      – Que existe similitud ortográfica y visual entre la marca “PRODISA” (denominativa) cuyo registro se impugna, y la marca “PRODIA” (denominativa) de propiedad de la sociedad demandante por cuanto la secuencia de las vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, entre otros son idénticos.

      – Que la única diferencia entre ambas marcas es la letra S contenida en la marca “PRODISA” (denominativa), la cual no le imprime la suficiente distintividad para ser considerada una marca autónoma.

      – Que las dos marcas están registradas para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza por lo que es posible afirmar que su cobertura es absolutamente idéntica así como sus canales de comercialización, todo lo que genera un mayor riesgo de confusión en la mente del público consumidor.

      – Que la posibilidad de inducir a error al consumidor en cuanto al origen empresarial de los productos amparados por las marcas es alto debido a la similitud no sólo ortográfica y visual, sino conceptual.

    12. Argumentos de la contestación a la demanda:

    13. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente:

      – Que los actos demandados fueron expedidos con el cumplimiento de los requisitos legales razón por la cual no es dable acceder a la solicitud de nulidad.

      – Que no se ha incurrido en violación alguna de las normas comunitarias sino que por el contrario, dichas normas fueron fundamento para la expedición de los actos acusados.

      – Que una vez realizado el cotejo entre las marcas se llegó a la conclusión de que éstas presentaban diferencias claras de pronunciación debido a la particular terminación de cada una de ellas, en especial por cuanto la sílaba tónica se encuentra ubicada en distintos lugares.

      – Que a pesar de coincidir en cuatro (4) letras, la marca cuyo registro se impugna en esta sede resulta ser una entidad nueva que se percibe de manera distinta e individualizada de las previamente registradas, no siendo cierto que con su coexistencia se genere riesgo de confusión en el consumidor.

      – Que como quiera que se demostró que son disímiles y no generan confusión, no hay lugar a estudiar lo referente a la relación de los productos que cada una de las marcas amparan.

    14. PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS PRODISABOR EU contestó la demanda señalando lo siguiente:

      – Que el elemento ortográfico coincidente entre las expresiones en conflicto es una raíz de uso común (PRODI) que por ende, no es susceptible de apropiación alguna al tratarse de una expresión débil que en este caso responde a la abreviatura de “productora y distribuidora”.

      – Que la SIC ha permitido el registro de otras marcas que contienen la misma raíz sin que por ello se esté generando riesgo de confusión en el público consumidor.

      – Que entre los signos enfrentados existen innumerables diferencias en lo que respecta a su conjugación, a las letras y a las sílabas que las constituyen, lo que las hace perfectamente distinguibles.

  2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

    1. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis efectuado, procede la interpretación del artículo 136 literal a) de la mencionada normativa[1].

  3. CUESTIONES A INTERPRETAR

    1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

    2. Comparación entre marcas denominativas.

    3. Partículas de uso común.

    4. Conexión competitiva entre productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

  4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

    1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

    2. En el presente caso, la sociedad PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS PRODISABOR EU solicitó el registro del signo “PRODISA” (denominativo) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Ante dicha solicitud de registro, PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS PRODIA S.A. formuló oposición sobre la base de sus marcas previamente registradas “PRODIFRUT” (denominativa), “PRODILAK” (denominativa) y “PRODIA” (denominativa), las dos primeras, en la Clase 29 y la última en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Además, sobre la base de su solicitud prioritaria de registro del signo “PRODISABOR” (denominativo) en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; finalmente, sustenta su demanda señalando que el signo solicitado a registro sería confundible con su marca...

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