PROCESO 265-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 265-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, del artículo 84 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, de la República de Ecuador. Asunto: Marca “PRUDENTIAL” (denominativa). Expediente Interno: 17811-2013-9458

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 26 días del mes de febrero del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, de la República del Ecuador.

VISTOS:

El Oficio 856-TCA-DQ de 7 de noviembre de 2014, recibido personalmente el 20 de noviembre de 2014, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 1 de Quito de la República del Ecuador solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-9458.

El Auto de 22 enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes

   1. Partes en el proceso interno:

   Demandante: The Prudential Insurance Company of America

   Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI); Director Nacional de Propiedad Intelectual; y, el Procurador General del Estado, República del Ecuador

   Tercero interesado: Textiles Nacionales S.A. TENASA

1. Antecedentes:

   1. Textiles Nacionales S.A. TENASA presenta solicitud de registro de la marca PRUDENTIAL (denominativa) en la Clase 35 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. En la Gaceta de la Propiedad Industrial 387 de abril de 1997, se publicó la solicitud de registro del signo solicitado.

   3. El 19 de mayo de 1998, The Prudential Insurance Company of America presenta observación, ya que es propietaria en varios países del mundo de las marcas PRUDENTIAL, THE PRUDENTIAL y THE PRUDENTIAL (mixta) en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. Mediante Resolución 974816 de 16 de diciembre de 1999, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial decide rechazar la observación presentada y conceder el registro solicitado.

   5. El 17 de mayo de 2000, The Prudential Insurance Company of America presenta recurso subjetivo o de plena jurisdicción, a fin de anular la Resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial 0974816 de 16 de diciembre de 1999.

   6. El 20 de marzo de 2013, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 1 de Quito suspende el proceso y solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2. Argumentos de la demanda:

   7. La demandante The Prudential Insurance Company of America alega lo siguiente:

   – Tiene registradas en el Ecuador y en varios países del mundo las prestigiosas y notoriamente conocidas marcas de servicios PRUDENTIAL, THE PRUDENTIAL y THE PRUDENTIAL (mixta), las mismas que se encuentran registradas bajo los títulos 537-96 de 18 de noviembre de 1996, 441-86 de 19 de septiembre de 1986, 440-86 de 19 de septiembre de 1986 y 536-97 de 18 de noviembre de 1996, para proteger servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

   – Las marcas se han venido utilizando para distinguir los servicios de “seguros de salud”.

   – Registró en 1999 las marcas de servicios PRUDENTIAL SECURITIES y PRUDENTIAL BACHE (Registros 464-99 y 471-99) para proteger servicios financieros pertenecientes a la misma Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

   – El signo solicitado PRUDENTIAL (denominativo) no es susceptible de registro, ya que los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

   – Asevera que la afirmación de que Textiles Nacionales S.A. TENASA ha venido utilizando la denominación PRUDENTIAL, por lo cual ha adquirido un derecho de exclusividad formando una familia de marcas, es totalmente falsa, ilegal e improcedente.

   – El hecho de que haya registrado denominaciones como PRUDENTIAL, PRUDENTIAL PROTECTOR SEGURO, PRUDENTIAL ESENCIAL, POMPIS PRUDENTIAL para sus productos como pañales desechables, pañales de tela y de papel, prendas interiores para adultos y otros similares, no le otorga ningún derecho exclusivo sobre la denominación PRUDENTIAL. La familia de marcas es un conjunto de marcas pertenecientes a un mismo titular.

   – La norma comunitaria protege del riesgo de confusión a la marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, más allá de los límites de la clase de producto o servicio o regla de la especialidad.

3. Argumentos de la contestación a la demanda:

   8. El Presidente del IEPI compareció dentro del presente juicio proponiendo las siguientes excepciones:

      – Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

      – Se ratifica en la Resolución 0974816 materia de la impugnación, afirmando que guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

      – Solicita que al dictar sentencia se rechace la demanda.

   9. El Director Nacional de Propiedad Industrial contesta la demanda proponiendo las siguientes excepciones:

      – Negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

      – Alega expresamente la legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la ley de la materia.

      – Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora.

      – Caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

   10. El Procurador General del Estado expresa que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa y que, por lo tanto, le corresponde en este tipo de juicios, comparecer al representante legal de dicho órgano administrativo, así como a sus directores, síndicos, asesores jurídicos o procuradores judiciales, quienes serán civil, administrativa y penalmente responsables del cumplimiento de esta obligación sin perjuicio de las atribuciones y deberes del Procurador.

   11. El tercer interesado Textiles Nacionales S.A. TENASA contestó señalando casillero judicial 432 para futuras notificaciones.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   12. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81[1], 82 y 83 literales a) y d)[2] de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. De la revisión del expediente interno, este Tribunal ha verificado que no se señala la fecha de presentación de la solicitud de registro de Textiles Nacionales S.A. TENASA. La Decisión 344 fue emitida el 21 de octubre de 1993 y se ha verificado que la solicitud de registro fue publicada en abril de 1997, por lo que este Tribunal aplicará la Decisión 344.

   13. No procede la interpretación solicitada del artículo 82 de la Decisión 344, por tratarse el presente caso de un riesgo de confusión. Procede la interpretación prejudicial de las demás artículos solicitados y, de oficio, se interpretará el artículo 84[3] de la misma normativa.

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   14. Los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de los signos.

   2. Comparación entre marcas denominativas. Comparación entre marcas denominativas y mixtas.

   3. Familia de marcas.

   4. La marca notoria y su prueba.

   5. Conexión competitiva (Clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza).

   6. Autonomía de la Oficina Nacional Competente.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

   15. En el presente caso, Textiles Nacionales S.A. TENASA presenta solicitud de registro de la marca PRUDENTIAL (denominativa) en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. The Prudential Insurance Company of America presenta observación, ya que es propietaria en varios países del mundo de las marcas PRUDENTIAL, THE PRUDENTIAL y THE PRUDENTIAL (mixta) en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

   16. Dentro del Proceso 31-IP-2004 de 9 de junio de 2004, este Tribunal ha reiterado que:

       El prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial es uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344. En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibidos para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la misma, pueda inducir a los consumidores a error.

       Como se ha manifestado en reiteradas interpretaciones prejudiciales realizadas por este Tribunal “(...) la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”. (Proceso...